一、引言

发明专利申请提交后,申请人有若干主动修改机会,例如提出实质审查请求时、进入实质审查后的三个月内、PCT申请进入国家阶段时,以及提交分案申请时。

主动修改通常比答复审查意见时的修改受到的限制少。申请人可以在原申请公开范围内调整或者删除技术特征,扩大请求保护的范围,或增加从属权利要求,但修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

实践中,对修改超范围的判断较为严格。那么,删除一项技术特征,在什么条件下不会超出原始公开?以下结合法律、审查指南和一则案例进行讨论。

二、判断原则

《专利法》第三十三条允许申请人修改申请,但发明和实用新型申请的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。《专利审查指南》进一步列举了不允许的增加、改变和删除。

指南第二部分第八章第5.2.3.3节列举的不允许删除情形,包括从独立权利要求中删除原申请明确认定为必要的技术特征,即原申请自始至终作为必要技术特征描述的内容。

指南第二部分第二章第3.1.2节说明,必要技术特征是解决技术问题不可缺少的特征,其总和足以构成发明或实用新型的技术方案,并与背景技术中的其他方案区别。

因此,在分析删除特征是否超范围时,需要考察该特征是否为必要技术特征,将其放在整个技术方案中,结合所解决的技术问题,并与背景技术比较。

三、案例:工件输送装置

原权利要求1

一种工件输送装置(1),用于在工件(2)通过机器时,对其外露侧面(2′)进行成形加工,具有以下结构。

至少一条无端循环输送带(4),工件(2)通过形状配合和/或摩擦保持在输送带上段(4′)上。

用于输送带(4)的固定导向装置(6),包括沿输送区段支承上段(4′)的导轨(8)。导轨上侧包括与相应输送带形状相适配的沟槽(8′),其底部设有与压缩空气源连接的出气孔(10)。

其特征在于,输送装置(1)包括直线导向元件(12),用于嵌入待输送工件(2)上的导槽(2″)。

装置还具有至少一个支承滑块(16),位于输送带(4)侧方并与其基本平行;支承滑块的上侧与输送带上段(4′)的上侧基本齐平。至少一条弹性安装的压轨(18)位于支承滑块(16)上方,并与其基本平行。

主动修改

在进入实质审查后的三个月内,申请人主动修改权利要求,删除了“与相应输送带形状相适配的沟槽(8′)”这一特征,同时增加包含该特征的从属权利要求。

审查员的意见

审查员认为,删除前后的方案存在实质区别,删除后的方案不能由原说明书和权利要求书记载的内容直接、毫无疑义地确定,因此超出原始公开范围,主要理由如下。

第一,判断依据是修改内容是否被原申请明确记载,或者是否能从原申请直接、毫无疑义地确定,而不能仅看被删除特征是否属于必要技术特征。

第二,原申请始终描述导轨上侧具有沟槽,没有公开其他类型、结构的导轨。删除该特征后,导轨既可以有沟槽,也可以没有沟槽,超出了原申请记载。基于这些理由,审查员作出驳回决定。

申请人的主张

申请人认为,导轨上侧具有与输送带相适配的沟槽并非必要技术特征,删除不应被认定为超范围。

第一,必要技术特征应当是解决技术问题不可缺少、并与背景技术方案相区别的特征,但沟槽这一特征并不是权利要求1区别于背景技术的关键。

第二,原申请没有明确将这一特征表述为必要技术特征。

第三,该特征并非解决所述技术问题所不可缺少。申请要解决的是在较高输送速度下准确、稳定地输送待加工工件。即使没有沟槽(8′),输送带仍可沿导轨(8)无端循环。

直线导向元件(12)与输送带上工件的导槽(2″)配合,可以改善输送和加工过程中的定位。支承滑块(16)与输送带上段的上侧基本平行,为工件提供精确的基准平面和稳定支承。弹性安装的压轨(18)与支承滑块共同引导、定位工件,防止加工时发生偏移。

上述特征已经能够解决高速、准确、稳定输送的技术问题,并达到以较小公差加工工件的效果。

第四,删除沟槽特征后,无须改变权利要求1的其他技术特征,仍能达到较高输送速度和较小加工公差的技术效果。

处理结果

在复审程序中,复审委员会接受了申请人的理由,撤销了驳回决定。

四、结论

结合该案,作者认为:如果从独立权利要求删除的特征不是申请的必要技术特征,并且与其他技术特征相互独立,则这一删除可能仍在原说明书和权利要求书记载的范围内,符合《专利法》第三十三条。判断仍须结合原申请的具体公开内容。

即使删除不超出原始公开,也应注意修改时机。主动修改阶段可以考虑这种调整;若在答复审查意见时删除,可能因不针对通知书所指出的缺陷而不符合当时《专利法实施细则》第五十一条第三款的要求。因此,应把握主动修改机会,合理调整申请文件。

工件传送装置及权利要求所述组成部件
工件传送装置及权利要求所述组成部件