1. 들어가며
특허 출원에서 출원인은 몇 번의 자진 보정 기회가 있다. 예를 들어, 심사 청구시, 심사 단계에 들어간 날부터 3개월 이내, 또는 분할 출원시, 그리고 PCT 출원인 경우 국내 단계 이행시에 자진 보정 기회가 인정된다. 자진 보정은 일반적으로 의견제출통지서에 대한 대응으로 인정되는 보정에 비해 좀 더 자유로운 보정이 허용된다. 예를 들어 출원인은 최초 공개 범위를 벗어나지 않는 한에서 구성요소를 보정하거나, 일부 구성요소를 삭제하여 보호 범위가 좁게 한정되는 것을 방지할 수 있다. 또는 새로운 청구항의 추가 등도 가능하며, 최초 출원시의 명세서 및 특허청구범위에 기재된 범위를 벗어나지 않는다면 자유로운 보정이 인정된다. 현재 중국의 특허 심사 실무상, 요지 변경 보정에 대한 심사가 매우 까다롭다. 그렇다면 구성요소를 삭제한 보정이 어떤 경우에 요지 변경으로 인정되지 않을까? 이하 중국 전리법 및 전리심사기준의 관련 규정과 결부하여 구체적인 사례를 통해 살펴보기로 한다.
2. 판단 원칙
중국 전리법 제33조에 "출원인은 전리출원서류를 보정할 수 있다. 다만, 특허 또는 실용신안등록출원서류에 대한 보정은 최초 명세서 및 특허청구범위 또는 실용신안등록청구범위에 기재된 범위를 벗어나서는 안 된다”라고 규정되어 있다. 이 규정은 상당히 추상적인 것으로 실무에서 그 정도를 파악하기 어렵다. 따라서 전리심사기준에는 허용하지 않는 추가, 수정, 삭제의 구체적인 유형을 제시하였다.
심사기준의 제2부 제8장 제5.2.3.3절에서 허용하지 않는 삭제에 대해 아래와 같이 규정하였다.
"독립 청구항에서 출원시에 발명의 필수구성요소로서 명확하게 인정한 구성요소, 즉 최초 명세서에서 일관되게 발명의 필수구성요소로서 설명된 구성요소를 삭제”.
심사기준의 제2부 제2장 제3.1.2절에 따르면, "필수구성요소란, 발명 또는 고안이 그 기술적 과제를 해결하는 데 불가결한 구성요소를 가리키며, 그 필수구성요소의 집합은 발명 또는 고안의 기술방안을 구성하는 데 충분하여야 하며 배경기술에 기재된 다른 기술방안과 구분되어야 한다".
위에서 볼 수 있듯이, 독립 청구항의 구성요소를 삭제한 보정이 요지 변경에 해당하는지를 판단할 때에는 삭제한 구성요소가 필수구성요소인지를 판단해야 한다. 또한 필수구성요소인지를 판단할 때에는 그 구성요소를 포함하여 최초 출원서류의 기술방안과 해결하고자 하는 기술적 과제를 결합하여 판단해야 하며, 배경기술의 기술방안과도 비교해야 한다.
이하, 구체적인 사례를 예로 들어 구성요소를 삭제한 보정이 요지 변경에 해당하는지를 검토하기로 한다.
3．사례
발명의 명칭：워크 반송 장치 【청구항１】 적어도 하나의 무단 순환 컨베이어 벨트(4)와, 컨베이어 벨트(4)를 안내하는 고정 가이드 장치(6)를 구비하고, 상기 워크(2)는 형상 및/또는 마찰에 의해 상기 컨베이어 벨트의 상단 스트랜드(4’)에 유지되며, 상기 가이드 장치는 반송 부분을 따라 상기 상단 스트랜드(4’)를 유지하는 가이드 레일(8)을 포함하고, 상기 가이드 레일(8)의 상단에 기재와, 벨트의 형상에 맞춘 홈(8’)이 마련되고, 상기 기재에 압축 공기 소스에 연결되는 다수의 배기구(10)가 마련되고, 통과중인 워크(2)의 노출 측면(2’)을 성형 가공하는 공작 기계의 워크 반송 장치(1)에 있어서, 상기 워크 반송 장치(1)는 반송 대상 워크(2)에 구비된 가이드 홈(2")에 맞물리도록 설계된 선형 가이드 소자(12)와, 적어도 하나의 지지 슬라이드 블록(16)과, 적어도 하나의 탄성적으로 장착된 가압 레일(18)을 더 구비하며, 상기 지지 슬라이드 블록(16)은 폭 방향으로 상기 컨베이어 벨트(4)에 근접하고 또한 상기 컨베이어 벨트(4)와 실질적으로 평행하도록 연장되며, 상기 지지 슬라이드 블록(16)의 상측과 상기 컨베이어 벨트(4)의 상부 스트랜드(4’)의 상측은 실질적으로 같은 평면이고, 상기 가압 레일(18)은 상기 지지 슬라이드 블록(16)의 상부에 위치하고 상기 지지 슬라이드 블록(16)과 실질적으로 평행하게 연장된 것을 특징으로 하는 워크 반송 장치.
자진 보정 사항
본 출원이 심사 단계에 들어간 날부터 3개월 내에 출원인은 자진 보정을 통해 상기 청구항 1에 기재된 “벨트의 형상에 맞춘 홈(8’)이 마련되고”(구성A)를 삭제하고, 삭제된 상기 구성 A를 포함하는 종속항을 추가하였다.
심사관의 판단
심사 단계에서 심사관은 구성 A를 삭제한 발명이 최초 발명과 실질적으로 구분되고 최초 명세서 및 특허청구범위에 기재된 정보로부터 직접적이고 유일하게 확정할 수 없기 때문에 자진 보정이 요지 변경에 해당된다고 판단하였다.
심사관의 관점은 아래와 같았다.
① 보정이 요지 변경에 해당하는지를 판단하는 기준은 "삭제된 구성요소가 필수구성요소인지"가 아니라 "보정 후의 내용이 최초 명세서 및 특허청구범위에 명확하게 기재되거나 또는 최초 명세서 및 특허청구범위에 기재된 정보로부터 직접적이고 유일하게 확정할 수 있는지"이다.
② 최초 출원서류에 따르면, 가이드 레일의 상측에는 항상 상기 홈(8’)이 마련되어 있으며, 이러한 구성을 제외하고는 명세서에 다른 유형 또는 구성을 가진 가이드 레일이 기재되지 않았다. 출원인이 구성 A를 삭제한 경우에는 상기 가이드 레일은 상부에 상기 홈이 존재하거나 또는 존재하지 않는 구성일 수 있다. 이와 같이 포괄적인 가이드 레일 형태는 최초 출원서류에 기재된 범위를 벗어났다.
심사관은 상기 판단을 토대로 거절 결정을 하였다.
출원인의 주장
출원인은 삭제된 구성 A가 본 발명의 필수구성요소가 아니므로 위의 보정이 최초 명세서 및 특허청구범위의 범위를 벗어나지 않았다고 주장하였다. 그리고 구체적인 이유로 아래와 같은 내용을 들었다.
① 필수구성요소는 발명 또는 고안이 그 기술적 과제를 해결하는 데 불가결한 구성요소를 가리키며, 그 필수구성요소의 집합은 발명 또는 고안의 기술방안을 구성하는 데 충분하여야 하며 배경기술에 기재된 다른 기술방안과 구분되어야 한다. 구성 A는 청구항 1의 기술방안을 종래 기술과 구별하는 특징이 아니었다.
② 본 발명에서, 구성 A가 필수구성요소임을 명시하지 않았다.
③ 구성 A는 본 발명의 기술적 과제의 해결에 불가결한 구성이 아니다. 본 발명의 기술적 과제는 "가공 대상 워크가 고속 반송 속도로 정밀하고 안정적으로 반송"되도록 하는 것이며, 홈(8’)이 없어도 컨베이어 벨트는 여전히 가이드 레일(8)에서 순환 회전할 수 있다. 또한 "워크(2)에 구비된 가이드 홈(2")에 서로 맞물리게 설계된 선형 가이드 소자(12)"를 통해 워크(2)가 반송 및 가공 중에 위치 고정되며, 지지 슬라이드 블록(16)의 상측과 컨베이어 벨트(4)의 상부 스트랜드(4’)의 상측이 실질적으로 같은 평면인 구성은 특히 정확한 기준 평면을 제공하고 가공 중에 워크(2)를 안정적으로 지지한다. 가압 레일(18)과 지지 슬라이드 블록(16)은 함께 워크(2)를 안정적으로 안내하고 정확하게 위치 고정하여, 가공 중에 워크(2)의 위치가 어긋나는 것을 방지한다. 이로써 본 발명은 가공 대상 워크가 고속 반송 중에 정확하고도 안정적으로 반송되도록 할 수 있으며, 낮은 공차로 워크를 가공하는 기술적 효과를 얻을 수 있다.
④ 구성 A를 삭제한 후에도 청구항 1의 다른 구성을 보정하지 않아도 고속 반송 중에 정확하고도 안정적으로 반송되도록 할 수 있으며, 낮은 공차로 워크를 가공하는 기술적 효과를 얻을 수 있다.
결과
거절불복심판에서 출원인의 주장이 인정되어 본 출원에 대한 거절 결정이 취소되었다.
4. 결론
독립 청구항을 자진 보정하는 경우, 청구항에서 삭제된 구성이 발명의 "필수구성요소"가 아니고 또한 다른 구성과 상호 관련성이 없는 별개의 존재이면, 그 보정은 최초 명세서 및 특허청구범위에 기재된 범위를 벗어나지 않는 보정(즉 요지 변경에 해당하지 않는 보정)으로 인정되며, 중국 전리법 제33조의 규정에 부합한다.
다만 이와 같이 구성요소를 삭제한 보정은 요지 변경에 해당하지 않아도 자진 보정 시점에 행해져야 한다. 만약 심사관의 의견제출통지에 대응할 때 이러한 보정을 행하면 심사관은 보정이 전리법실시세칙 제51조 제3항에 규정한 “보정이 의견제출통지서에 지적된 흠결에 대한 보정이 아님”을 이유로 인정하지 않는다.
