거절이유 대응 시, 진보성 관련 거절이유에 대한 항 변은 심사관을 설득시키기 어려운 난제 중의 하나이 다. 특히 거절이유에 “공지기술”과 “기술적 시사”가 언 급된 경우, 이들에 대한 항변은 충분한 이유가 있어 야만 심사관을 설득시킬 수 있다. 이 글에서는 “기술적 시사”에 관한 항변 방식을 살펴보고자 한다.

1. 기술적 시사의 판단 핵심과 항변 본질 거절이유에 “기술적 시사”가 언급된 경우 이는 심사지침 중의 진보성 판단법에서 언급된 “보호하 고자 하는 발명이 본 분야의 통상의 기술자에게 있어서 자명한지를 판단한다”와 대응된다. 《전리 법》 제22조 제3항 및 심사지침의 규정에 따르면, 기술적 시사의 판단 핵심은 “종래기술에 전반적으 로 어떤 기술적 시사가 존재하는지를 결정해야 한다. 즉, 종래기술에 본원 발명과 가장 가까운 종래 기술 사이의 차이점을 당해 가장 가까운 종래기술에 적용하여 이에 존재하는 기술적 과제를 해결하 도록 하는 내용이 시사되어 있는지를 결정한다”. 즉, 항변의 본질은, 본원 발명은 종래기술에 대한 논리적인 분석, 추리 또는 유한한 실험을 통해 얻을 수 있는 것이 아님(즉, 비자명성)을 입증하는 것이다.

2.기술적 시사에 대한 일반적인 항변 방식 방식 1: 기술분야의 관련성을 부정 심사관은 흔히 다른 기술분야의 인용발명을 인 용하는 경우가 많으며 이때 “종래기술과 본원 발명은 서로 같거나 근접하거나 관련된 기술분야에 속 하지 않으므로” 본 분야의 통상의 기술자에게는 해당 기술적 시사를 찾고자 하는 동기가 없다는 것 을 중점으로 논증해야 한다. 예를 들어 본원 발명이 발광장치에 관한 것이나 심사관이 인용한 인용 발명은 의료장치에 관한 것인 경우, 기술분야가 다르므로 인용발명에는 상응한 기술적 시사가 제시 되지 않았음을 항변할 수 있다. 그러나 이러한 경우에는 설사 심사관이 인용한 인용발명과 본원 발 명의 기술분야가 서로 관련되지 않더라도 차이점이 인용발명에서 수행하는 역할과 본원 발명에서 수행하는 역할이 서로 같거나 근접할 수 있다는 점 에 유의할 필요가 있다. 이 경우, 설사 기술분야가 다르다고 항변하더라도 심사관에게 수용될 가능성 이 낮으며, 다른 측면에서 더 효과적인 항변 이유를 들어 심사관을 설득시킬 방안을 찾아야 한다.

방식 2: 기술적 수단의 역할이 동일함을 부정 설사 인용발명에 차이점과 동일한 기술적 수단이 개시되어 있더라도 인용발명에서의 역할과 본원 발명에서의 역할이 다르다면 기술적 시사를 부정할 수 있으며 이는 가장 설득력이 있는 항변 전략 이 될 수 있다. 기술적 수단의 역할은 사실상 해결하고자 하는 기술적 과제와 일일이 대응되는 관계 를 가지며, 이 경우 일반적으로 진보성 판단의 3단계법을 이용하여 항변할 수 있다. 만일 명세서에 어 떤 기술적 수단의 역할이 명시되지 않았다면 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제와 결합하거나 명 세서 중의 실험예에서 검증된 효과 데이터를 결합하여 추정하여 해당 기술적 수단의 역할을 얻은 후, 이를 인용발명의 대응되는 기술적 수단의 역할을 비교하여 항변할 수 있다.

방식 3: 결합 동기를 부정하고 시너지 효과를 강 조 진보성에 관한 3단계법 항변은 모든 진보성 관련 항변에 적용되는 것은 아니다. 예를 들어, 본원 발명과 인용발명 1의 차이점이 해결하는 기술적 과제가 마침 인용발명 2의 대응되는 기술적 특징이 해결하는 기술적 과제와 같거나 근접한 경우, 진보성에 관 한 3단계법 항변으로 심사관을 설득시키기가 어려울 수 있다. 이때 인용발명들 사이의 결합 동기를 부정하고 특징들의 조합에 따른 시너지 효과를 강조하는 방안을 취할 수 있다. 예를 들어, 인용발명 1 은 “고온 환경”을 요구하나 인용발명 2의 기술적 수단은 “저온 환경”에만 적용되는 경우, 본 분야의 통상의 기술자에게는 인용발명 2를 인용발명 1에 결 합할 동기가 없으며, 이러한 조합은 기술상의 모순을 극복해야 하고 조합 후에는 기술적 방안의 효 과가 상실될 수 있다는 점을 항변할 수 있다. 또 예를 들어, 인용발명 1의 기술적 특징과 인용발명 2 의 기술적 특징의 조합은 예측하기 어려운 기술적 효과가 발생할 수 있는 경우 “전체적 효 과” ＞ “부분 효과들의 합”을 논증할 수 있다. 단일 특징이 종래기술에서는 통상의 수단이나 조합 후 에 예상외의 기술적 효과를 얻는다는 점을 항변한다. 예를 들어, 촉매 A와 안정제 B는 단독 사용 시의 효과는 일반적이나 이들을 조합한 후 촉매 효율이 300% 향상된다면, 조합의 비자명성을 입증하고 조 합 효과가 본 분야의 예상을 초과한다는 점을 항변할 수 있다.

이상은 진보성 관련 거절이유 대응 시에 흔히 이 용하는 세 가지 항변 방식이다. 진보성 관련 거절이유 대응 시, 이들 세 가지 항변 방식을 토대로 하되 효과 관련 실험 데이터를 함께 들어 항변하는 것이 바람직하며, 그래야만 심사관을 설득시켜 본원 발명의 등록을 촉진할 수 있다.