在审查意见的答复过程中,创造性的争辩是一个不易说服审查员的难点,尤其是审查意见中提到的 “公知常识”和“技术启示”,关于这两点的争辩尤其需要充足的理由才能够说服审查员。在本文中,将针对“技术启示”的争辩,提出一些拙见。
1.技术启示的判断核心与争辩本质
审查意见中提到的“技术启示”也可以看作是与审查指南中创造性判断法中提到的“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”对应。
根据《专利法》第22条第3款及审查指南规定,技术启示的判断核心是“要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将本申请和对比文件的区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示”。即,争辩的本质是证明:对本领域技术人员而言,本申请的技术方案并非通过对现有技术进行合乎逻辑的分析、推理或有限试验即可获得(即非显而易见性)。
2.技术启示的常用争辩思路
思路一:否定技术领域的关联性
审查员常跨领域引用对比文件,此时需重点论证 “现有技术与本申请不属于相同、相近或相关技术领域”,导致本领域技术人员无动机寻求该技术启示, 比如本申请是涉及发光装置,而审查员引用的对比文件涉及医疗装置,这点上可以与审查员争辩技术领域不相同,所以对比文件并没有提供相应的技术启示。但是,这种情况还有一点需要考虑,那就是即使审查员引用的对比文件和本申请所述的技术领域并不相关,但是区别技术特征在对比文件中所起的作用和在本申请中所起的作用相同或者相近。对于这点,即使强行争辩技术领域不相同,大概率也不会被审查员接受, 那么就要考虑从其他方面提供更有效的争辩理由说服审查员。
思路二:否定技术手段的作用相同
即使对比文件公开了与区别特征相同的技术手
段,只要其在对比文件中的作用与在本申请中的作用不同,即可否定技术启示,这是最具说服力的争辩策略。技术手段所起的作用实际上是和所要解决的技术问题呈一一对应的关系,这种时候一般采用创造性的三步法进行争辩。如果申请文件中并没有对某种技术手段所起的作用作出明确的说明,则可以结合本申请所要解决的技术问题或者结合申请文件实验例所验证的效果数据进行反推,从而得到这种技术手段所起的作用。再将其与对比文件中相应的技术手段做起的作用对比并进行相应的争辩。
思路三:否定结合动机、强调协同效应
创造性的三步法争辩并非适用于全部的创造性
争辩。比如本申请和对比文件1之间的区别技术特征所解决的技术问题恰好与对比文件2相应的技术特征所解决的技术问题相同或者相近,那么创造性的三步法争辩似乎还是很难说服审查员。这个时候,我们可以考虑否定对比文件之间的结合动机或者强调特征组合的协同效应。例如:对比文件1要求“高温环境”,而对比文件2的技术手段仅适用于“低温环境”,则可以尝试争辩本领域技术人员没有动机将对比文件2结合到对比文件1中,而且这种组合需要克服技术矛盾,组合后可能会导致技术方案失效。又如,对比文件1中的技术特征和对比文件2中的技术特征的组合可以产生预料不到的技术效果,从而论证“整体效果”>“部分之和的效果”。单个特征在现有技术中为常规手段,但组合后产生了意想不到的技术效果。例如:催化剂A与稳定剂B单独使用时效果普通,但组合后催化效率提升300%,此时可证明组合的非显而易见性以及组合效果超出本领域预期。
以上是创造性答复中常用的三个争辩思路,在创造性答复的争辩中,基于这三种争辩思路,最好连同效果实验数据一起进行争辩,这才能更好地说服审查员, 以使本申请尽快授权。



