中国弁理士周丹

拒絶理由への応答において、進歩性に関する反論は審査官を説得するのが難しい難点である。特に、拒絶理由で言及される「公知の常識」や「技術的示唆」については、審査官を説得するためには十分な根拠が必要となる。本稿では、「技術的示唆」をめぐる反論について、よく用いられる3つの論証アプローチを紹介する。

1.技術的示唆の判断の核心と反論の本質

拒絶理由で言及される「技術的示唆」は、審査基準の進歩性判断法において言及される「保護を求める発明が当該分野の技術者にとって自明であるかどうかを判断する」ことに対応すると見なすこともできる。特許法第22条第3項および審査基準の規定によれば、技術的示唆の判断の核心は、「先行技術全体に何らかの技術的示唆が存在するか、すなわち、先行技術において、本出願と引用文献との相違点を、最も近い先行技術に適用して、そこに存在する技術的課題を解決するための示唆が与えられているか否かを確定すること」にある。すなわち、反論の本質は、当業者にとって、本出願の技術的解決策が、先行技術に対する論理的な分析、推論、または限定的な試験によって得られるものではないこと（すなわち、自明性がないこと）を証明することにある。

2.技術的示唆に関する一般的な論証アプローチ （アプローチ１）技術分野間の関連性を否定する審査官はしばしば分野を跨いで引用文献を引用するが、その場合は「先行技術と本出願が同一、類似、または関連する技術分野に属さない」ことを重点的に論証する必要がある。これにより、当業者が当該技術的示唆を模索する動機を持たないことになる。

例えば、本出願が発光装置に関するものであるのに対し、審査官が引用した引用文献が医療装置に関するものである場合、この点について審査官に対し、技術分野が異なることを争うことができ、したがって引用文献は対応する技術的示唆を提供していないと主張できる。この場合に考慮すべき点として、仮に審査官が引用した引用文献の技術分野が本願と関連していなくても、相違点に係る技術的特徴が引用文献において果たしている役割と本願において果たしている役割が同一または類似している場合がある。この点については、たとえ技術分野が異なると強引に主張しても、審査官に受け入れられる可能性は低い。そのため、他の側面からより効果的な反論理由を提示し、審査官を説得することを検討する必要がある。

（アプローチ２）技術的手段の役割の同一性を否定するたとえ引用文献が相違点と同一の技術的手段を開示していたとしても、引用文献におけるその役割と本出願における役割が異なれば、技術的示唆を否定することができる。これは最も説得力のある反論戦略である。技術的手段が果たす役割は、実際には解決すべき技術的課題と一対一の関係にあるため、このような場合には一般的に「進歩性の三段階法」を用いて反論を行う。出願書類において、ある技術的手段が果たす役割について明確な説明がなされていない場合は、本出願が解決しようとする技術的課題、あるいは出願書類の実験例で検証された効果データを基に逆推論を行い、その技術的手段が果たす役割を導き出すことができる。そして、それを引用文献の対応する技術的手段が果たす役割と比較し、それに応じた反論を行う。

（アプローチ３）組合わせる動機を否定し、相乗効果を強調する「進歩性の三段階法」による反論は、すべての進歩性に関する反論に適用できるわけではない。例えば、本出願と引用文献1との間の相違点の解決する技術的課題が、引用文献2の対応する技術的特徴が解決する技術的課題と同一または類似している場合、「進歩性の三段階法」による反論では審査官を説得するのは依然として難しいと思われる。このような場合、引用文献間の組合わせる動機を否定するか、あるいは特徴の組み合わせによる相乗効果を強調することを検討することができる。例えば、引用文献1が「高温環境」を要求しているのに対し、引用文献2の技術的手段が「低温環境」にのみ適用される場合、当業者が引用文献2を引用文献1に組み合わせる動機を持たないこと、また、この組み合わせは技術的な矛盾を克服する必要があり、組み合わせた結果、技術的解決策が機能しなくなる可能性があることを主張することができる。また、引用文献1の技術的特徴と引用文献2の技術的特徴を組み合わせることで、予期せぬ技術的効果が得られる場合、それによって「全体としての効果」＞「各部分の合計効果」であることを論証できる。個々の特徴は先行技術において一般的な手段であるが、組み合わせることで予期せぬ技術的効果が生じる場合もある。例えば、触媒Aと安定剤Bを単独で使用した場合は効果が平凡であるが、組み合わせることで触媒効率が 300％向上する場合、この組み合わせの非自明性およびその効果が当業者の予想を超えていることを証明できる。

以上が、進歩性に関する応答でよく用いられる3つの論証アプローチである。進歩性に関する応答において、これら3つのアプローチに基づき、効果の実験データと併せて論じるほうがよい。そうすることで、審査官をより効果的に説得し、本出願を早期に特許権付与に導くことができる。