特実同日出願とは、同一の出願人が同一日（出願日のみを指す）に、同一の発明創作に係る実用新案と特許の双方を出願することを指します。従来は、一定の条件の下で特許権と実用新案権の双方を取得することが認められる場合もありましたが、本改正後、その運用は大きく変更されました。

改正後の審査基準では、特実同日出願の取り扱いを厳格に２つに分類し、それぞれに応じた審査の枠組みが定められています。

１．出願時に声明を行った場合

出願時に願書の「同日に出願された特許または実用新案」欄にチェックを入れることで、特実同日出願に関する声明がなされたものと扱われます。

この声明は、特許出願と実用新案出願が同一の発明創作に係るものであることを、出願人自ら認めたことを意味します。

審査官がこのような出願人の意思表示を覆すことは原則的にありません。審査の重点は「同一の発明創造に該当するか否か」から「最終的にどの権利を選択するか」という点に移行します。

今回の改正における重要な変更は、特許権と実用新案権の双方を同時に取得することが認められなくなった点にあります。

改正後は、特許出願が登録可能と判断された場合、審査官は通知を発し、出願人に対して所定の期間内に既に取得している実用新案権の放棄を求めます。出願人がこれに応じて放棄を行った場合に限り、特許権の付与が認められます。一方、実用新案権を維持する場合には、特許出願は拒絶されることとなります。

なお、特許出願の請求項を補正して実用新案とは異なる保護範囲とした場合でも、両権利の併存は認められません。これは、出願人が同一の発明創作である旨を出願時に認めていることから、二重特許を防止するという趣旨によるものと解されます。

２．出願時に声明を行わなかった場合

出願時に特実同日出願に関する声明を行わなかった場合、審査官が特許出願の実体審査において、当該特許出願の請求項が既に登録されている実用新案の請求項と同一の保護範囲を有し、同一の発明創作に該当すると判断すると、中国特許法９条に基づき、当該特許出願を拒絶します。

この場合の出願人にとってのリスクは大きく、一度拒絶が確定すると、特許権を取得することはできません。また、実用新案は存続期間が比較的短いため、長期的な権利保護を十分に確保できないこととなり、これまで特許出願にかけたコストが無駄になる可能性があります。

まとめ

出願時に声明を行わなかった場合、当該特許出願が既に登録されている実用新案と同一の発明創造に該当すると判断されると、その特許出願は拒絶され、救済の余地はありません。

一方、声明を行い、補正で異なる保護範囲にしたとしても、最終的には特許権と実用新案権のいずれか一方を選択しなければなりません。

つまり今回の改正は、特実同日出願が「戦略的ツール」から「規範的手続き」へと転換したことを意味しているのです。