“동일 일자의 이중 출원”(이하 “이중 출원”)이란 동일한 출원인이 같은 날(출원일만 가리킴)에 동일한 발명창조에 대해 실용신안등록출원뿐만 아니라 특허출원도 제출하는 특정 법률 행위를 가리킨다. 최신 개정판 《전리심사지침》은 2026.1.1.부터 확정되어 실행되고 있다. 이번 개정을 통해 이중 출원에 대한 심사 규칙이 큰 변화를 가져왔다. 이 글에서는 구체적인 개정 사항을 간략하게 살펴보기로 한다.
개정판 《전리심사지침》은 “이중 출원”에 대한 처리를 아래 두 가지 경우로 엄밀하게 구분하고 심사 절차를 차별화하여 규정했다.
1. 출원시 선언한 경우
(1) 인정 방식: 전리출원 제출 시, 출원서에서 “동일 일자에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 제출”이라는 옵션을 선택하면 선언 의무를 이행한 것으로 본다.
(2) 심사 경향: 이 선언은 출원인이 2개의 출원이 “동일한 발명창조”에 관한 것임을 자진 표시하는 것을 의미하며 심사관은 일반적으로 출원인의 이러한 의사 표시를 뒤집지 않는다. 심사의 중심은 “동일한 발명창조에 해당하는지”로부터 “최종적으로 등록할 전리 유형을 어떻게 선택하는지”로 변했다.
(3) “선택”과 “포기” 메커니즘: 이번 개정을 통해, 개정 전에 특허와 실용신안 이들 두 가지 전리를 모두 얻을 수 있는 가능성을 배제했다. 개정 후에는 특허출원이 심사를 거쳐 등록 전망이 있다면 심사관은 이미 취득한 실용신안권을 규정된 기간 내에 “포기”하라는 취지를 출원인에게 통지한다. 만약 출원인이 실용신안권을 포기하지 않으면 특허출원을 거절한다. 이 점은 이번 개정의 하나의 핵심이기도 하다. 즉, 출원인은 “이중 출원”에서 하나의 출원만을 선택하여 전리권을 취득할 수 있다.
(4) 관건적인 제한: 개정판 《전리심사지침》에 따르면, 설사 보정을 통해 특허출원의 청구항의 보호범위가 이미 등록된 실용신안과 다르다고 해도 출원인은 양자 중의 하나만 선택해야 하며, “이중 출원” 중의 실용신안권을 유지함과 동시에 보정을 거쳐 보호범위가 달라진 특허권을 취득할 수 없다. 이는 동일 일자에 제출한 특허출원과 실용신안등록출원이 “동일한 발명창조”에 해당함을 출원인이 이미 자진 선언했으며, 중복 등록을 방지하기 위해 출원인은 최대한 하나의 전리권만 취득할 수 있기 때문이다.
2. 출원시 선언하지 않은 경우
(1) 법적 리스크: 심사관은 특허출원의 심사시에 특허출원의 청구항과 이미 등록된 실용신안 청구항의 보호범위가 동일하여 “동일한 발명창조”를 구성한다고 판단하면 바로 《전리법》 제9조에 따라 특허출원을 거절한다.
(2) 후과의 비교: 이 경우의 리스크는 “선언하는 경우”보다 현저히 크다. 일단 거절되면 출원인은 특허권을 취득할 기회를 상실할 뿐만 아니라 실용신안 자체의 존속기간이 짧아 장기적인 보호를 받을 수 없게 되며 특허출원에 투입한 전단계의 모든 노력과 비용이 수포로 돌아갈 수 있다.
결어
개정판 《전리심사지침》의 실시에 따라, 출원시에 “이중 출원”임을 자진 선언하지 않을 경우, 일단 특허출원이 이미 등록된 실용신안과 “동일한 발명창조”에 해당함이 인정된다면 바로 거절될 리스크가 있으며 이러한 리스크는 만회할 방법이 없다. 한편, 자진 선언한 경우에도 최종적으로 실용신안권과 특허권 사이에서 하나를 선택해야 하며, 설사 보정을 통해 양자의 보호범위가 달라지더라도 마찬가지이다. 이는 “이중 출원”이 “전략적 도구”로부터 “규범화된 절차”로 변환했음을 의미한다.
