《专利法》第二十条涉及的保密审查,适用于在中国完成的发明或者实用新型。《专利法实施细则》第八条将其解释为技术方案实质性内容在中国境内完成。通常所指范围为中国关境以内,不包括香港、澳门和台湾。

以下以发明为例,说明如何判断技术方案的实质性内容及完成地点。

一、考察发明人的实质贡献

可以从申请列明的发明人入手。《实施细则》第十三条规定,发明人或者设计人是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。仅负责组织工作、提供物质技术条件便利,或者从事其他辅助工作者,不属于发明人或设计人。

无论发明人为中国人还是外国人,只要相关发明在中国完成,就应提出保密审查请求。发明人中有中国国民或居民时,尤其应注意核实研发活动的实际地点。

例如,跨国公司在境外设有母公司,同时在中国设研发中心。某技术方案由该中心研发,项目经理为外国人或者居住在国外。如果其仅负责组织管理,未参与实质研发工作,就不能仅因存在境外项目经理而认定技术方案在境外完成、无需中国保密审查。

二、结合权利要求内容判断

“实质性内容”指发明人创造、尚未被现有技术公开的内容,可能与权利要求,尤其独立权利要求的特征部分相对应。

多个国家的研发人员合作完成发明时,可以结合独立权利要求的区别技术特征,分析其创造性贡献的形成地点,判断是否属于在中国完成。

三、情况不明确时的处理

如果能够明确确认不属于在中国完成的发明或者实用新型,则无须提出相应请求。否则,尤其判断存在歧义时,作者建议提出保密审查请求。

办理保密审查通常只是增加一些程序步骤。绝大多数发明或实用新型不涉及国家安全或重大利益,并不需要保密,提出请求后通常可以较快获得向外国申请的许可。

相反,依法应办理却未办理保密审查,会使对应中国专利的稳定性受到影响。如果有人据此提出无效宣告请求,且确实属于应当保密审查的情形,专利权可能被宣告无效。

竞争者在发生利益冲突时,可能寻找技术方案在中国完成的证据,并利用未履行保密审查要求提出无效挑战。事先办理审查有助于消除这种不确定性,减少对专利稳定性的潜在威胁。