전리법 제20조의 비밀유지심사에 관하여 전리법실시세칙 제8조는, 중국에서 완성한 발명 또는 고안이란 기술방안의 실질적인 내용을 중국 영토 안에서 완성한 발명 또는 고안을 의미한다고 규정한다. 여기서 중국 영토는 통상 중국 관세 영역을 말하며 홍콩·마카오·대만을 제외한다. 발명을 예로 들어 실질적인 기술 내용의 판단 방법을 살펴본다.
첫째, 출원서에 기재된 발명자를 고려할 수 있다. 실시세칙 제13조에 따르면 발명자 또는 창작자는 발명창조의 실질적 특징에 창조적으로 기여한 사람이다. 조직 업무만 담당하거나, 물질적·기술적 수단을 이용할 편의를 제공하거나, 그 밖의 보조 업무만 수행한 사람은 발명자 또는 창작자가 아니다.
발명자가 중국 안에서 발명을 완성했다면 중국인인지 외국인인지와 관계없이 비밀유지심사를 청구해야 한다. 발명자 중 중국 국민 또는 중국 거주자가 있는 경우에는 특히 주의할 필요가 있다.
예를 들어 다국적 기업이 외국에 모회사를 두고 중국에 연구개발센터를 운영하며, 개발 과제에 외국인 또는 해외 거주 프로젝트 관리자가 있다고 가정한다. 그 관리자가 조직 업무만 맡고 실질적 연구개발에 참여하지 않았다면 비밀유지심사 필요성 판단에서 결정적인 역할을 하지 않는다. 외국인 관리자가 있다는 사정만으로 기술방안이 외국에서 완성되어 중국의 비밀유지심사가 필요하지 않다고 단정할 수 없다.
둘째, 청구항의 내용을 고려할 수 있다. 실시세칙 제8조의 실질적인 내용은 발명자가 창조한 것으로서 종래기술에 공개되지 않은 내용을 뜻하며, 청구항, 특히 독립청구항의 특징부에 기재된 내용과 대응할 수 있다. 여러 국가의 연구자가 공동 개발한 발명에서는 독립청구항의 차별적 특징을 토대로 중국에서 완성되었는지를 판단할 수 있다.
일반적으로 기술방안이 중국에서 완성한 발명 또는 고안이 아님을 명확히 판단할 수 있다면 비밀유지심사를 청구할 필요가 없다. 그렇지 않거나 판단에 의문이 있다면 비밀유지심사를 청구하는 것이 바람직하다.
비밀유지심사 규정을 준수하면 출원 절차에 일부 추가 작업이 필요하지만, 이를 무시하면 중대한 결과가 생길 수 있다. 대부분의 발명과 고안은 국가 안보 또는 중대한 이익과 관계가 없어 비밀로 유지할 필요가 없다. 따라서 SIPO에 청구하면 외국 출원의 허가를 비교적 신속하고 쉽게 받을 수 있다. 반면 심사가 필요할 수 있는데도 청구를 생략하면 중국에서 취득한 권리의 안정성에 위험이 생긴다.
누군가 필요한 비밀유지심사를 청구하지 않았다는 이유로 중국 전리에 무효심판을 청구하고, 실제로 심사가 필요했던 것으로 확인되면 해당 권리는 무효로 될 수 있다. 특히 경쟁사 간 이해관계가 충돌할 때, 경쟁사는 비밀유지심사가 이루어지지 않았다는 사실을 발견하면 발명 또는 고안이 중국에서 완성되었음을 입증해 권리를 무효화하려 할 수 있다. 사전에 비밀유지심사를 청구하면 이러한 불확실성을 줄이고 권리 안정성에 대한 잠재적 위협을 예방할 수 있다.
