如果发现某项专利申请可能对本公司的产品构成威胁,可以考虑采取措施阻止该申请获得授权。提交公众意见是其中一种方式。具体而言,第三方说明某项申请不符合授权条件,向专利审查提供辅助信息。在中国,这一制度称为“公众意见”。
一、相关规定
《专利法实施细则》第48条规定,自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止,任何人均可以对不符合《专利法》规定的申请向国家知识产权局提出意见,并说明理由。
《专利审查指南》第二部分第八章第4.9节规定,任何人提交的关于发明专利申请不符合《专利法》规定的意见,应存入申请文件档案,供审查员在实质审查时考虑。授予专利权通知发出后收到的意见,审查员不必考虑。专利局不必将公众意见的处理情况通知提出意见的人。
因此,任何人都可以实名或匿名提交公众意见。但中国的公众意见仅适用于发明专利申请,适用范围比美国、日本等更窄。美国的预授权第三方提交程序适用于非临时的发明、外观设计和植物专利申请,也适用于继续申请。日本不仅允许对尚未授权的发明、实用新型申请提供信息,也允许对已授权的发明和实用新型提供信息。
反馈方式也有所不同:中国不通知意见处理情况;日本在提供者要求反馈时,可以书面通知信息是否用于审查;美国在提交材料不符合程序要求、且提供了电子邮箱时,会发送不合规及其理由的通知。这不等于通知意见是否被采纳。
二、如何提交公众意见
1. 提交时间:自发明专利申请公布之日起,至公告授予专利权之日止。
2. 格式和提交方式:实践中可使用国家知识产权局提供的意见陈述书格式。使用该官方表格时,可以电子提交;如果还附有其他书面证据,则当时只能通过纸件提交。
3. 提交理由:没有专门列明的限制,实践中主要依据《专利法实施细则》第53条规定的驳回理由,例如缺乏新颖性、创造性、单一性或清楚性,公开不充分,不属于可专利客体,以及重复授权等。
4. 费用:不收取官方费用。
5. 接收机关:国家知识产权局。可以邮寄或到受理部门直接提交。
三、如何使公众意见更有助于审查
1. 尽早提交,最好在审查员开展检索之前,而不是等到已经发出审查意见、准备授权时再提交。
2. 尽可能提供非专利文献,或以中文、英文以外语言撰写的专利文献。这些材料通常比中文、英文专利文献更难检索。提交外文文献时,最好附上相关部分的中文译文,便于审查员阅读。
3. 论证应充分、有说服力,如同审查意见通知书中的分析。必要时附上技术特征对照表,帮助审查员判断权利要求与对比文件的关系。
4. 以缺乏新颖性或创造性为由时,优先使用公开出版物,而非主要依赖提交者主张的在先使用证据。提交者不会成为审查程序当事人,无法应邀补充欠缺证据或进一步解释在先使用情况。
国家知识产权局当时未公布公众意见采纳率。日本特许厅对2011年12月审查案件的调查显示,在收到信息提供的申请中,72%的案件在驳回理由通知中引用了所提供的文献。该比例并非最终驳回率。
中国不直接反馈意见是否被采纳,但提交者可以通过后续审查意见通知书了解处理情况。对申请日在2010年2月10日之后的申请,当时可通过中国专利查询系统查询通知书。该系统提供中文、英文、德文、法文、日文、西班牙文、韩文和俄文八种界面,数据每周更新。
四、优点与局限
优点之一,是可以较早阻止申请按原权利要求获得授权,或延缓授权。另一个优点是费用通常低于无效程序,手续简单,而且可以匿名提交。
局限之一,是沟通并不对等。公众意见仅供审查参考,提交者不能直接参与实质审查程序。在需要进一步解释或存在疑难事实的案件中,申请人可以通过会晤、修改等方式与审查员沟通,而意见提交者没有同等机会,结果可能无法达到其预期。
另一局限,是可能提醒申请人更认真地处理申请。实质审查阶段的修改限制比无效阶段宽松,申请人可能利用公众意见完善权利要求,反而取得更稳固的权利。申请人还可能因此提交原本无意提出的分案申请,取得更多专利,使意见提交者处于更被动的地位。
五、与美国、欧洲和日本制度的比较
下列比较涵盖原刊表格的法律依据、适用对象、期限、匿名和电子提交、格式、语言、费用、公众查阅、反馈、数量及制度背景。相较之下,中国当时仅允许对发明专利申请提交意见,不向不相关公众开放意见材料,也不直接反馈是否采纳,开放程度较低。
中国:国家知识产权局(SIPO)
依据为《专利法实施细则》第48条,适用于待审的发明专利申请,期限从申请公布至公告授权。可以匿名、电子提交,但附其他书面证据时受前文所述纸件要求限制。实践中使用意见陈述书格式,建议提供文献相关部分的中文或英文译文。不收官方费用。原刊表格记载,不相关公众不能查阅意见材料,提交者也不直接收到是否采纳的反馈。公众意见总量未公布。中国于1992年取消专利异议制度。
美国:美国专利商标局(USPTO)
依据为《美国法典》第35编第122(e)条及37 CFR 1.290。适用于非临时的发明、外观设计或植物专利申请,包括继续申请,即使申请尚未公布或已放弃也可能适用。提交必须早于以下两个时点中的较早者:一是授权通知发出日;二是申请公布满六个月与首次驳回任一权利要求之日中的较晚者。可以匿名、电子提交,使用PTO/SB/429表格或等效文献清单。相关外文材料需附英文译文,可以使用可靠的机器翻译。
原刊记载的费用为每十件文献180美元;符合条件的首次提交且不超过三件文献,可免缴费用。公众可查阅开放的申请档案中的提交材料。提供电子邮箱时,USPTO可以通知不合规情况及理由,这不等于反馈审查员是否采纳意见。原刊记载接收量约1,000件,并指出授权后挑战程序的存在,可能是提交量相对较少的原因之一。
欧洲:欧洲专利局(EPO)
依据为《欧洲专利公约》第115条及其实施细则第114条。欧洲专利申请公布后,第三方可在相关程序进行期间,就欧洲专利申请或专利的可专利性提出意见;这一程序不涉及实用新型。可以匿名、电子提交,采用信函或在线表格,使用英文、德文或法文,并按要求提供相关译文。不收官方费用,意见材料可以公开查阅。EPO确认收件,但不专门向第三方通知后续处理,第三方也不因此成为程序当事人。原刊记载约1,000件,并提及欧洲另有异议程序。
日本:日本特许厅(JPO)
依据为《特许法施行规则》第13条之2、第13条之3及《实用新案法施行规则》第22条、第22条之2。可对发明、实用新型申请以及已授权的权利提供信息。可以匿名、电子提交,采用第20号格式,建议附相关部分的日文译文。不收官方费用,资料可以查阅,提供者可要求反馈是否用于审查。原刊记载约7,000件。日本于2004年取消当时的专利异议制度,原文将此列为信息提供增加的原因之一。
六、结语
国家知识产权局虽未公布公众意见总量,但2012年对200余名审查员的一项调查显示,超过80%的受访者此前收到的公众意见不足5件,说明该制度在中国的利用率较低。许多审查员认为公众意见有助于提高审查质量、缩短审查时间,对这种辅助制度持欢迎态度。
信息提供制度正受到更多国家和地区重视。WIPO于2012年7月为PCT国际申请引入第三方意见制度,台湾2013年1月施行的新专利法也引入相关制度。随着中国公众对知识产权的关注提高、企业加强知识产权运用及申请量快速增长,加强和完善公众意见制度的需求也日益突出。作者期待补齐制度空白,建立更加开放、便于使用的制度。
注释与参考资料
1. 意见陈述书格式:原国家知识产权局表格下载栏目 http://www.sipo.gov.cn/bgxz/ 。
2. 原刊指出,日本和欧洲专利局不接受以缺乏单一性为由的信息提供。
3. 日本特许厅2011年12月调查及约7,000件的数量统计,原刊引用特许制度相关资料;72%采用率现已对照日本特许厅产业构造审议会第35次会议资料核实。
4. 中国专利查询系统原网址:http://cpquery.sipo.gov.cn/ 。
5. 中谷智子、长谷川洋、Geoff Woods、Joseph P. Farrar:《日本、欧洲、美国的权利化阻止手段与专利无效化手段》,《发明》2013年第1期,第47页;原刊用于比较制度风险及欧洲信息提供数量。
6. 美国接收数量:原USPTO AIA实施统计栏目 http://www.uspto.gov/aia_implementation/statistics.jsp 。
7. 李富昌:《在专利审查公众意见提交制度中引入适度反馈之探讨》,《中国发明与专利》2012年第10期,第77页。



