자신의 제품에 위협이 될 수 있는 중국 특허 출원을 발견했다면 그 출원의 권리화를 저지하기 위한 조치를 취할 수 있다. 그중 하나가 정보 제공 제도이다. 제3자는 특정 출원이 특허 요건을 충족하지 않는 이유와 자료를 제출하여 심사를 지원할 수 있다. 중국에서는 이를 공중의 의견 제출 제도라고 한다.
1. 관련 법률 규정
중국 전리법 실시세칙 제48조에 따르면 누구든 발명특허 출원의 공개일부터 특허권 부여 공고일까지 전리법에 부합하지 않는 출원에 관하여 중국 국가지식산권국(SIPO)에 의견을 제출하고 그 이유를 설명할 수 있다.
중국 전리심사지침 제2부 제8장 4.9는 이러한 의견을 출원 파일에 보관하고 심사관이 실체심사에서 고려하도록 규정한다. 특허권 부여 통지 후에 받은 정보는 고려하지 않아도 된다. 특허청은 제출된 정보의 처리 결과를 제공자에게 통지할 필요가 없다.
정보 제공자는 실명 또는 익명으로 제출할 수 있다. 중국에서는 발명특허 출원만 대상이 되므로 미국과 일본보다 범위가 제한적이다. 미국에서는 발명·디자인·식물특허의 정규 출원과 계속출원에 정보 제출이 가능하다. 일본에서는 심사 중인 특허·실용신안 출원뿐 아니라 등록된 권리에 대해서도 정보를 제공할 수 있다.
중국은 제공한 정보의 채택 여부를 제공자에게 알리지 않는다. 일본에서는 정보 제공자가 피드백을 요청하면 그 정보가 심사에 이용되었는지에 관한 통지를 받을 수 있다. 미국에서는 제출이 절차적 요건에 맞지 않을 때, 제공자의 이메일 주소가 있으면 부적합 사실과 이유를 통지한다. 이는 심사관이 주장을 채택했는지에 관한 피드백과는 다르다.
2. 정보 제공 자료의 제출 방법
1) 제출 시점
발명특허 출원 공개일부터 특허권 부여 공고일까지 제출할 수 있다. 이 기간 안에서는 공개 후의 심사·심판 단계에서 제출이 가능하다.
2) 제출 서식과 방법
실무에서는 의견서 서식을 사용한다(주 1). 해당 서식을 단독으로 제출할 때에는 전자 제출도 가능하다. 다만 이 글에서 다루는 절차에서는 관련 증거를 첨부한 의견서의 전자 제출은 인정되지 않으므로, 이러한 경우 서면으로 제출해야 한다.
3) 제출 이유
중국 전리법은 정보 제공의 이유를 별도로 열거하지 않지만, 출원의 거절이유를 지적하며 자료를 제출할 수 있다. 예를 들면 신규성·진보성 결여, 중복 특허, 보호대상이 아닌 사항, 불충분한 공개, 단일성 위반(주 2), 명세서의 뒷받침 부족, 필수 구성요소의 누락 등이 있다.
4) 비용
관납료는 없다.
5) 제출처
SIPO의 특허 출원 접수 부서가 자료를 접수한다. 우편 또는 접수 창구를 통해 제출할 수 있다.
3. 심사관에게 유용한 정보를 제공하려면
1) 심사관이 선행기술 조사를 시작하기 전에 자료를 제출하는 것이 좋다. 출원 공개 후 가능한 한 신속히 제출하면 심사관이 해당 자료를 검토하고 활용할 가능성을 높일 수 있다.
2) 비특허문헌이나 중국어·영어 이외의 언어로 작성된 문헌은 심사관이 찾기 어려울 수 있으므로, 이러한 자료를 제출하면 심사에 도움이 될 수 있다.
3) 외국어 문헌을 제출할 때에는 관련 부분의 중국어 번역도 첨부하는 것이 좋다.
4) 대상 출원의 청구항과 인용문헌의 구성요소를 비교하는 표(claim chart)를 포함하면 관련성을 이해하고 판단하기 쉽다.
5) 신규성이나 진보성의 결여를 주장할 때에는 출원일 전에 공개된 특허문헌·논문 등 간행물을 이용하는 것이 바람직하다. 그 밖의 공지·공용 증거는 심사 단계에서 제공자가 절차에 참여하여 부족한 사실을 설명하거나 보완하기 어렵기 때문에 채택 가능성이 낮을 수 있다.
SIPO는 정보 채택률에 관한 구체적인 통계를 공개하지 않았다. JPO가 2011년 12월에 심사한 사건을 조사한 결과, 정보 제공을 받은 출원 중 72%에서 제출된 문헌이 거절이유통지에 인용되었다(주 3).
중국 특허청은 정보의 채택 여부를 직접 통지하지 않으므로, 제공 후 발행된 거절이유통지 등을 확인하여 이용 여부를 파악할 수 있다. 대상 출원의 출원일이 2010년 2월 10일 이후라면 중국 전리조회시스템에서 통지서를 조회할 수 있다(주 4). 이 시스템은 중국어·영어·한국어 등 여러 언어의 인터페이스를 제공하며 데이터가 매주 갱신된다.
4. 정보 제공의 장단점
장점
첫째, 특허 출원의 권리화를 조기에 저지하거나 등록 시기를 늦출 수 있다. 둘째, 무효심판보다 비용이 적게 들고 절차가 간단하며 익명으로 제출할 수 있다.
단점
첫째, 제3자는 정보 제출 후 심사에 직접 참여할 수 없다. 심사관은 제출된 정보를 참고할 수 있지만 답변할 의무는 없다. 제공자는 자료를 통해 일방적으로 의견을 전달할 뿐 절차의 당사자가 되지 않는다. 따라서 중요한 설명이 필요하거나 미묘한 쟁점이 있는 경우, 출원인은 심사관과 면담하거나 보정할 수 있지만 제공자는 같은 방식으로 관여할 수 없어 원하는 결과를 얻지 못할 수 있다(주 5).
둘째, 출원인은 제공된 정보에서 지적한 문제를 파악하여 청구항을 보정할 수 있다. 심사 중 보정은 무효절차보다 제한이 적으므로, 결과적으로 경쟁사의 권리를 더 강하게 만들 수도 있다.
셋째, 정보 제출이 출원인에게 경고가 되어 대상 출원의 권리화를 더 중시하게 할 수 있다. 출원인이 당초 계획하지 않았던 분할 출원을 하여 여러 특허를 등록받는 결과를 유도할 수도 있다(주 6).
5. 네 제도의 비교
중국: SIPO
근거는 전리법 실시세칙 제48조이다. 심사 중인 발명특허 출원이 대상이며, 공개일부터 특허권 부여 공고일까지 제출할 수 있다. 익명·전자 제출이 가능하지만, 관련 증거를 첨부하는 경우에는 앞서 설명한 서면 제출 제한이 적용된다. 실무에서는 의견서 서식을 사용하며, 관련 부분의 중국어 또는 영어 번역문을 권장한다. 관납료는 없다. 당시의 비교에 따르면 관련 없는 일반인은 자료를 열람할 수 없고, 제공자에게 채택 여부를 직접 알리지 않는다. 전체 접수 건수는 공개되지 않았다. 중국은 1992년에 전리 이의신청 제도를 폐지했다.
미국: USPTO
근거는 35 U.S.C. 122(e)와 37 CFR 1.290이다. 가출원을 제외한 발명·디자인·식물특허 출원과 계속출원이 대상이며, 미공개 또는 포기된 출원도 대상이 될 수 있다. 제출은 허여통지 발송일과 ‘공개 후 6개월이 되는 날 또는 최초 청구항 거절일 중 늦은 날’ 가운데 더 이른 날보다 앞서야 한다. 익명·전자 제출이 가능하고, PTO/SB/429 또는 동등한 문헌 목록을 사용한다. 외국어 자료의 관련 부분에는 영어 번역이 필요하며 신뢰할 수 있는 기계 번역도 사용할 수 있다.
당시 관납료는 문헌 10건당 미화 180달러이고, 요건을 충족하는 최초 제출이 3건 이하인 경우 면제된다. 공개된 출원 파일의 자료는 열람할 수 있다. 이메일 주소가 있으면 절차 요건에 맞지 않는다는 사실과 이유를 통보할 수 있지만, 이는 심사에서 채택되었는지에 관한 피드백과는 다르다. 원문은 약 1,000건의 제출을 보고하며, 등록 후 권리를 다투는 절차가 있는 것이 상대적으로 적은 제출 건수의 한 원인일 수 있다고 설명한다.
유럽: EPO
근거는 EPC 제115조와 규칙 제114조이다. 공개 후 진행 중인 절차에서 유럽특허 출원 또는 특허의 특허성에 관해 제3자 의견을 제출할 수 있다. 실용신안 절차가 아니다. 익명·전자 제출이 가능하며, 서신이나 온라인 서식을 이용한다. 영어·독일어·프랑스어로 제출하고 필요하면 관련 번역문을 첨부한다. 관납료는 없고 자료는 공개된다. EPO는 접수를 확인하지만 후속 처리 결과를 제3자에게 별도로 통지하지 않으며, 제공자는 절차의 당사자가 되지 않는다. 원문은 약 1,000건을 보고하고, 별도의 이의신청 절차가 있다는 점도 언급한다.
일본: JPO
근거는 특허법 시행규칙 제13조의2·제13조의3 및 실용신안법 시행규칙 제22조·제22조의2이다. 특허·실용신안 출원과 등록된 권리에 대해 정보를 제공할 수 있다. 익명·전자 제출이 가능하고 제20호 서식을 사용하며, 관련 부분의 일본어 번역문을 권장한다. 관납료는 없다. 자료를 열람할 수 있고, 제공자는 심사에서의 이용 여부에 관한 피드백을 요청할 수 있다. 원문은 약 7,000건을 보고한다. 일본이 2004년에 당시의 특허 이의신청 제도를 폐지한 것이 정보 제공 증가의 한 원인으로 설명되어 있다.
6. 정리
SIPO는 전체 정보 제공 건수를 공개하지 않았지만, 2012년 200여 명의 심사관을 대상으로 한 조사에서 80% 이상은 그때까지 받은 정보 제공이 5건 미만이라고 답했다. 많은 심사관이 정보 제공이 심사 품질 향상과 심사기간 단축에 도움이 된다고 보았으며, 유용한 정보 제공을 대체로 환영했다.
정보 제공 제도는 여러 국가와 지역에서 중요하게 다뤄지고 있다. WIPO는 2012년 7월 PCT 국제출원에 제3자 의견 제도를 도입했으며, 대만도 2013년 1월 시행된 새 특허법에 관련 제도를 도입했다. 중국에서도 지식재산에 대한 관심, 기업의 활용 및 출원 건수가 증가하면서 심사를 지원하는 정보 제공 제도의 개선 요구가 커지고 있다. 필자는 제도의 공백을 보완하여 더 개방적이고 이용하기 쉬운 제도가 마련되기를 기대한다.
[주] 1. 의견서 서식은 http://www.sipo.gov.cn/bgxz/에서 입수할 수 있음.
2. 일본, EPO에서는 정보 제공의 이유에 단일성 요건 위반이 포함되지 않음.
3. https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210037_sanko2.htm 4. 중국전리조회시스템의 웹페이지:
http://cpquery.sipo.gov.cn/index.jsp?language=ja_JP 5. 中谷智子, 長谷川洋, ウッズジェフ [외],“일본, 유럽, 미국에서의 권리화 저지 수단과 특허 무효화 수단”, 《발명》, 발명추진협회, 2013년, No.1, 제47쪽 6．5와 같음.
7．http://www.uspto.gov/aia_implementation/statistics.jsp 8．5와 같음.
9．http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210037_sanko2.htm 10．李富昌, “특허 심사 정보 제공 제도에 적절한 피드백을 도입함에 대한 검토”,《중국 발명과 특허》, 2012년 제10기, 제77쪽.
