本次《专利审查指南》修改调整了补交实验数据的处理方式。此前“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”的表述,改为审查员应当对申请日之后补交的实验数据进行审查。补交实验数据所证明的技术效果,应当是本领域技术人员能够从专利申请原公开内容中得到的。

从文字上看,这似乎是一项重大变化:原来不予考虑,现在应当审查。但在实质审查实践中,其影响较为有限。申请人通常针对以下两类审查意见补交实验数据,分别分析如下。

一、创造性

修改前,中国审查实践已允许申请人针对创造性审查意见补交实验数据,特别是相对于引证文件的对比实验数据。审查员会考虑这些数据;如果数据证明申请相对于引证文件取得了预料不到的技术效果,审查员可能接受有关创造性的意见陈述。

这一审查原则没有改变。审查员仍会考虑数据,并可能接受基于预料不到的技术效果提出的创造性论证。但无论修改前后,这些效果均应当是本领域技术人员能够从原公开内容中得到的。修改后的文字明确了这一要求,体现了先申请原则:后补数据必须与原公开内容存在内在联系,所证明的效果必须能够从原公开内容中得出。

二、公开不充分和缺乏支持

修改前,申请人不能通过向说明书补充实施例和实验数据来弥补这些缺陷。虽然现在应当对申请日后补交的数据进行审查,但旨在弥补公开不充分或缺乏支持的数据,通常仍不能被接受,因为其不符合“所证明的效果能够从原公开内容中得到”这一要求。

例如,原说明书记载了一项具体技术方案,但没有实验依据,而该方案只能通过实验结果予以确认。如果审查员指出公开不充分,后来提交的证明技术效果的数据,在有关效果不能从原公开内容中得到的情况下,仍不会被接受。

专利保护以公开为对价。如果申请时未充分公开技术,后来补交的实验数据不应使申请人获得有损公共利益的保护。本次修改主要是澄清文字表述,避免国际上的误解,并未改变基本审查原则。该原则也与国际实践一致:在美国,补交数据证明的效果必须在原说明书中具有依据;在欧洲,这些效果必须隐含于原申请,或者与原公开的技术结果相关。