개정된 심사지침에 따르면, ‘출원일 이후에 추가 제출된 실시예 및 실험 데이터는 고려하지 않는다’가 ‘심사관은 출원일 이후에 추가 제출된 실험 데이터를 심사해야 한다. 추가 제출된 실험 데이터가 증명하는 기술적 효과는 해당 기술 분야의 기술자가 전리출원이 공개한 내용으로부터 얻을 수 있는 것이어야 한다’로 개정되었다.
표면상, 개정 전에는 출원일 이후에 제출한 실험 데이터를 심사관이 고려하지 않았으나, 개정 후에는 심사관이 반드시 심사해야 하므로 개정 폭이 상당히 커 보인다. 그러나 실제 심사에 미치는 영향은 그다지 크지 않다.
실무에 따르면, 출원인은 통상 아래 두 가지 경우에 실험 데이터를 추가한다. 이하, 이 두 가지 측면으로부터 이번 개정이 실무에 미치는 영향을 살펴 보고자 한다.
1) 진보성 거절이유에 대해 중국 전리 실무에 따르면, 개정 전에도 진보성 거절 이유에 대응할 때 실험 데이터, 특히 인용참증에 대한 비교성 실험 데이터를 추가 제출할 수 있으며 심사관은 이를 심사한다. 상기 실험 데이터가 본 발명이 인용참증에 비해 예측치 못한 기술적 효과를 가짐을 증명할 수 있는 경우, 심사관은 이들 실험 데이터를 참작하여 본 발명이 진보성을 구비한다는 주장을 받아들일 수도 있다.
이번 개정 이후, 상기와 같은 실험 데이터에 대한 심사 원칙은 변하지 않았다. 심사관은 추가 제출된 실험 데이터를 심사하며, 실험 데이터가 기술적 효과를 증명할 수 있으면 이를 받아들인다. 다만, 개정 전과 개정 후에 모두 ‘추가 제출된 실험 데이터가 증명하는 기술적 효과는 해당 기술 분야의 기술자가 전리 출원이 공개한 내용으로부터 얻을 수 있는 것이어야 한다’는 요구가 따르며, 개정된 심사지침에서 더 명확히 표현했을 뿐이다. 상기 요구는 선출원주의에 따른 것으로, 출원일 이후에 제출한 실험 데이터는 최초 공개와 내재적 연관이 있어야 한다. 다시 말해 그 기술적 효과는 최초 공개로부터 얻을 수 있는 것이어야 한다.
2) 불충분한 공개 및 명세서의 뒷받침을 받지 못한다는 거절 이유에 대해 개정 전에는 실시예와 실험 데이터를 명세서에 추가하는 것이 허용되지 않았다. 개정 후에는 비록 추가 제출한 실험 데이터를 심사관이 심사하도록 규정했으나, 불충분한 공개 및 명세서의 뒷받침을 받지 못한다는 거절 이유를 해소하기 위해 추가한 실시예와 실험 데이터는 일반적으로 ‘추가 제출된 실험 데이터가 증명하는 기술적 효과는 해당 기술 분야의 기술자가 전리 출원이 공개한 내용으로부터 얻을 수 있는 것이어야 한다’는 요건을 충족시킬 수 없으므로 여전히 인정되지 않는다.
예를 들어, 심사관이 최초 출원 명세서의 공개가 충분치 않다는 거절 이유를 지적했고, 명세서에 구체적인 기술적 수단이 기재되어 있으나 실험 증거가 제시되지 않았으며, 상기 기술적 수단이 실험 결과에 의해 증명되는 경우를 가정해 본다. 이때, 출원인이 거절 이유를 해소하기 위해 관련 실험 데이터를 추가 제출했으며, 상기 실험 데이터가 발명의 효과를 증명할 수 있다고 해도, 그 효과가 최초 공개로부터 얻을 수 있는 것이 아니므로 상기 실험 데이터는 인정되지 않는다.
상기 규정의 취지는 쉽게 이해할 수 있다. 전리 제도의 목적이 ‘기술을 공개함으로써 법적 보호를 받는 것’임을 감안할 때, 출원일 당시에 충분하게 공개하지 않은 기술에 대해 출원일 이후에 실험 데이터를 추가 제출해도 상응한 법적 보호를 받을 수 없다. 그렇지 않으면 공중의 이익을 침해하게 된다.
이와 같이, 이번 개정은 사실상 <전리심사지침> 상의 일부 표현을 수정하여 국제 사회의 오해를 피했으나, 심사 원칙은 변경되지 않았다. 개정 후 심사 원칙은 국제 관례에 부합한다. 예를 들어 미국에서는 추가 제출된 실험 데이터가 증명하는 기술적 효과에 대해 최초 명세서에서 ‘근거’를 찾을 수 있어야 하며, 유럽에서는 추가 제출된 실험 데이터가 증명하는 기술적 효과가 최초 출원에 포함되거나 또는 최초 공개된 효과와 내재적 연관성이 있어야 한다.
