审查指南对发明专利申请实质审查内容的修改主要集中在下面三个修改点。

1.技术问题的确定

按照专利审查指南的规定,判断专利的创造性,一般采用“三步法”。该“三步法”包括:

第一步,确定最接近的现有技术;

第二步,通过比较确定发明与最接近现有技术之间的区别技术特征,根据区别特征所达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题;

第三步,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

在本次审查指南的修改中,将“三步法”的第二步中“根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”修改为“根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”;增加了“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征,应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”。

关于与技术问题的确定相关的上述内容的修改, 对实务操作的影响不是特别大。因为在审查指南修改前,审查员在对发明进行新创性评价时就应该这样做。本次修改只是将这些内容体现在审查指南的文字中,使得申请人的答复有明确的规定可以依据,从而更具有说服力。

2.公知常识举证

明确了在申请人对审查员引用的公知常识有异

议时,审查员举证优先、说明理由在后的原则,能举证应当尽量举证;增加了“在审查意见通知书中,审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时,通常应当提供证据予以证明”。

在审查指南修改之前,存在审查员滥用公知常识的情况。本次修改强化了审查员对公知常识认定的举证责任。申请人可以在审查员使用公知常识并对此存有异议时,尤其是在发明的发明点被认定为公知常识时,要求审查员提供证据。在这项规定下,今后审查员会慎用公知常识。

3.会晤

明确了在答复审查意见之后申请仍然存在缺陷

时,审查员可以通过与申请人会晤、电话讨论及其他方式加速审查。明确了在实质审查程序中的任何阶段,审查员和申请人都可以发起会晤。明确了在双方意见已经表达充分、相关事实认定清楚时审查员可以拒绝会晤。增加了视频会议、电子邮件的会晤方式。

根据修改前的审查指南,申请人只能在发出第一次审查意见通知书之后才能进行会晤。但是,根据修改后的审查指南,只要发明进入实质审查程序,申请人就可以发起会晤,并且对于申请人发起的会晤审查员通常不能拒绝,除非双方意见已经表达充分、相关事实认定已经清楚,从而有利于加快审查程序。