심사지침 중 특허출원 실체심사 부분의 개정은 주로 아래 세 가지 면에 집중되었다.
1. 기술적 문제의 확정 전리심사지침의 관련 규정에 따르면, 발명의 진보성 판단은 일반적으로 ‘3단계법’으로 진행된다. ‘3단계법’은 아래 사항을 포함한다.
제1단계: 가장 가까운 종래기술을 확정한다.
제2단계: 비교를 통해, 발명과 가장 가까운 종래기술 사이의 차이점을 확정하고, 차이점을 통해 이룰 수 있는 기술적 효과를 토대로, 발명이 실제로 해결한 기술적 문제를 확정한다.
제3단계: 보호를 청구한 발명이 본 분야의 기술자에게 있어 자명한지를 판단한다.
이 번 심사지침 개정은 상기 3단계법의 제2단계에서 ‘차이점을 통해 이룰 수 있는 기술적 효과를 토대로, 발명이 실제로 해결한 기술적 문제를 확정한다’를 ‘보호를 청구한 발명에서 당해 차이점이 이룰 수 있는 기술적 효과를 토대로, 발명이 실제로 해결한 기술적 문제를 확정한다’로 수정하 고, ‘기능적으로 서로 지지하고 상호작용관계를 가지는 기술적 특징에 대해서는, 상기 기술적 특징 및 이들 기술적 특징간의 관계가 보호를 청구하는 발명에서 이루는 기술적 효과를 전체적으로 고려해야 한다’는 규정을 추가했다.
기술적 문제의 확정과 관련된 상기 내용의 개정은 실무에 그다지 큰 영향을 미치지 않는다. 그 이유는 심사지침의 개정 전에 심사관은 이미 발명의 신규성과 진보성을 판단할 때 상기와 같이 판단하도록 요구받아왔기 때문이다. 이번 개정은 상기 내용을 심사지침에 명시하여, 출원인의 의견서가 더 설득력을 갖도록 근거가 될 수 있는 명확한 규정을 마련했다.
2. 공지상식 입증 출원인이 심사관이 인용한 공지상식에 이의를 제기한 경우, 심사관은 ‘선 입증, 후 이유 설명’의 원칙(입증을 우선적으로 진행하고 이유를 설명하는 원칙)에 따라, 입증할 수 있으면 최대한 입증해야 함을 명시했다. 또한, ‘의견제출통지서에서 심사관이 청구항 중 기술적 문제의 해결에 기여한 기술적 특징을 공지상식으로 인정하는 경우, 일반적으로 증거를 제공하여 입증해야 한다’는 규정을 추가했다.
심사지침의 개정 전에는 심사관이 공지상식을 남용하는 경우가 존재했다. 이번 개정은 공지상식의 인정에 대해 심사관에게 입증 책임을 강화했다. 심사관이 공지상식을 이용하고 출원인이 이에 이의를 가지는 경우, 특히 발명 포인트가 공지상식으로 인정된 경우, 출원인은 심사관에게 증거 제출을 요구할 수 있다. 이 규정이 추가됨으로써, 향후 심사관은 공지상식 이용 시 신중해질 것으로 전망된다.
3. 면담 개정된 심사지침은, 의견제출통지서에 대응한 후에도 특허출원에 여전히 흠결이 존재하는 경우, 심사관이 출원인과의 면담, 전화인터뷰 및 기타 형 태를 이용하여 심사단계를 가속화할 수 있음을 명시했다. 또한, 양자가 이미 충분히 의견을 개진하고 관련 사실 인정이 명확해진 경우 심사관이 면담을 거부할 수 있음을 명시했다. 그밖에도, 화상회의, 이메일 형태의 면담방식을 추가했다.
개정 전의 심사지침에 따르면, 출원인은 제1차의견제출통지서가 발행된 후에야 면담을 진행할 수 있다. 그러나, 개정된 심사지침에 따르면, 출원인은 특허출원이 심사단계에 진입한 이후라면 면담을 요청할 수 있으며, 심사관은 일반적으로 출원인의 면담 요청을 거부할 수 없다. 다만, 양자가 이미 충분히 의견을 개진하고 관련 사실 인정이 명확해진 경우에는 심사단계 가속화 측면에서 면담을 거부할 수 있다.
