一、中国专利实施许可合同备案的基本规定
专利实施许可合同备案是指国家知识产权局专利局对当事人已经缔结并生效的专利实施许可合同加以留存,并对外公示的行为。
专利实施许可合同备案的对外公示的手段为“专利公告”,同时在专利登记簿上记载。另外,在中国专利局的“中国专利公布公告”网(网址http://epu b.cnipa.gov.cn/flzt.jsp)可以免费在线查中国专利的专利实施许可备案信息,该网只有中文版,没有其他语言的版本。
经备案的专利实施许可合同,在专利公报上公告以下内容:许可人、被许可人、主分类号、专利号、申请日、授权公告日、实施许可的种类和期限、备案日期。
国家知识产权局公布的《专利实施许可合同备案办法》(2011年起实施)对备案程序、要求等进行了详细的规定。
二、为什么要办理专利实施许可合同备案
在中国,不进行专利实施许可合同备案,不影响许可合同的效力。但是在规范专利许可交易、保护专利实施许可当事人的合法权益等方面都起到积极作用。
如果进行专利实施许可合同备案的话,具体来说,有以下几方面的作用。
1.对抗善意第三人
如果专利实施许可合同没有进行备案,则不得对抗因不知情而与专利权人签订专利实施许可合同的第三人。 2.向外付汇凭证根据外汇管理局《关于加强对引进无形资产售付汇管理有关问题的通知》,要求被许可人在办理向外国许可人支付许可费时,提供专利实施许可合同备案证明。
3.海关备案凭证
专利实施许可合同备案证明可以作为海关知识产权备案等相关手续的证明文件。
4.侵权赔偿数额参照标准
当人民法院对专利侵权民事纠纷认定清晰后,对被侵权人的损失或者侵权人的获利难以确定的,如果有在先的专利实施许可使用事实,法院可以以该专利许可使用费作为参照,确定赔偿数额。一般情况下,以许可费的1-3倍来确定赔偿数额。
5. 诉前禁令证据效力
专利独占实施许可或排他实施许可的被许可人在发现有人侵犯专利权时,可以依据最高法《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第4条第(2)项,以专利实施许可合同备案证明为证据,要求人民法院对侵权人采取诉前禁令。
三、怎样办理专利实施许可合同备案手续
1.许可备案申请的提出时机
如前所述,根据《专利法实施细则》第14条第2款规定,专利权人与他人订立的专利实施许可合同,应当自合同生效日起3个月内向国务院专利行政部门备案。
合同的生效日不一定是合同的签订日,以合同中明确约定的生效日为准。
当事人逾期办理的,应当重新签订专利实施许可合同或者提交当事人双方签署的原专利实施许可合同有效性声明。 2.办理许可备案手续需提交的文件
(1)许可人或者其委托的专利代理机构签字或者盖章的专利实施许可合同备案申请表
(2)专利实施许可合同原件
需要注意的是,如果被许可方是外国人、外国企业或者外国其他组织的,许可方还应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》。
(3)许可人与被许可人的合法身份证明
针对中国企业来说,“合法身份证明”是指营业执照。针对外国企业提供的身份证明,该身份证明需要到外国所在地的公证机关进行公证。比如,对于日本企业来说是指日本法务局出具的“履历事项全部证明书”或“现在事项全部证明书”,并且该身份证明需要到日本的公证机构进行公证。
(4) 由许可方、被许可方以及被委托人共同签章的委托书原件和被委托人的身份证复印件
(5)其它需要提供的材料
例如:以上文件是外文文本的,应当附中文译本一份,以中文译本为准。
3.常见的不予备案的情形
a. 许可人不是合法专利权人或专利申请人或者其他权利人;
b. 共有专利权人违反法律规定或者约定订立专利实施许可合同的;
c. 同一专利实施许可合同重复申请备案的;
d. 与已经备案的专利实施许可合同冲突的;
e. 专利权被质押的,但经质权人同意的除外;
f. 实施许可的期限超过专利权有效期的;
g. 专利权已经终止或者被宣告无效的;
h. 专利权处于年费缴纳滞纳期的;
i. 因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施,专利权的有关程序被中止的。四、注意点
1.未授权的专利申请同样可以办理专利实施许可合同备案,但是尚未公开的,国家知识产权局不予公告。经备案的专利申请公开后,国家知识产权局将对其进行公告;专利申请被驳回、撤回或者视为撤回的,当事人需要及时办理备案注销手续。
2.一份专利实施许可合同中,同时包括中国专利和其他国家或地区专利的,国家知识产权局仅对其中的中国专利及专利申请出具备案证明。
3.许可人和被许可人涉及外国人、外国企业,必须委托依法设立的中国专利代理机构办理专利实施许可合同备案相关业务手续。



