“放弃(disclaimer)式修改”顾名思义就是在权利要求中排除某些技术特征的修改方式,通常采用否定性的技术特征来限定权利要求,如“不包括……”、 “不含有……”、“排除……”等。
在现行专利法及其相关规定中,仅在专利审查指南第二部分第八章 5.2.3 节对专利法第 33 条的审查指导中,作为不允许的删除之一说明了放弃式修改, 可见在专利审查过程中这样的修改通常是不允许的修改。
根据审查指南的规定,如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值,而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性,或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施,申请人采用具体“放弃”的方式, 从上述原数值范围中排除该部分,使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分,由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时,本发明不可能实施,或者该特征取经“放弃”后的数值时,本发明具有新颖性和创造性,否则这样的修改不能被允许。
在审查指南中,为了说明上述情形,给出了具体例子。即,例如,要求保护的技术方案中某一数值范围为 X1 = 600 ~ 10000,对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别仅在于其所述的数值范围为 X2 = 240 ~ 1500,因为 X1 与 X2 部分重叠,故该权利要求无新颖性。申请人采用具体“放弃” 的方式对 X1 进行修改,排除 X1 中与 X2 相重叠的部分,即 600 ~ 15 00,将要求保护的技术方案中该数值范围修改为 X1 > 1500 至 X1 = 10000。如果申请人不能根据原始记载的内容和现有技术证明本发明在 X1 > 1500 至 X1 = 100 00 的数值范围相对于对比文件公开的 X2 = 240 ~ 15 00 具有创造性,也不能证明 X1 取 600 ~ 1500 时,本发明不能实施,则这样的修改不能被允许。
需要说明的是,审查指南中的上述规定仅说明了对数值范围进行放弃式修改的情况,但在实务过程中,放弃式修改并不限定于对数值范围的排除,且并非所有的排除式的限定都属于放弃式修改,只有从权利要求的保护范围中排除的是原始申请文件中未公开的技术特征时才属于放弃式修改,如审查指南中的上述规定中所提到的前提:如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值。
放弃式修改作为不允许的修改之一严格受到修改超范围的限制,结合上述审查指南的规定和实务,认为在以下情况下放弃式修改是可以被接受的:
1.对比文件为抵触申请文件;
2.对比文件为与申请的所属技术领域、所解决的技术问题、发明构思相差甚远的对比文件;
3.申请人根据申请原始记载的内容证明所放弃的技术方案不可能实施,或者“放弃”后的技术方案相对于被“放弃”的技术方案具有新颖性和创造性。
前两种情况是考虑到申请人在专利的申请当时, 无法得知抵触申请或技术领域相差甚远的领域中公开的技术信息,为了在这些实际已经公开的技术信息的基础上给申请人一个合理的保护范围,允许申请人以具体“放弃”的形式来排除原申请文件中没有公开的技术特征。
在第三种的情况下,需要限于原始申请文件的内容和现有技术的证据证明上述的“不可能实施” 和“新颖性和创造性”,这相当于申请人自己要否认自己所撰写的申请文件的内容,因此,在实务中, 该情况的放弃式修改的成功可能性很低。
综上,目前“放弃式修改”的允许基本上限于上述情况中为克服新颖性而做的修改,为克服创造性而做的修改难以被允许。



