“포기(disclaimer)형 보정”은 청구항으로부터 어떤 특징을 배제하는 보정 형태를 가리킨다. 포기형 보정은 일반적으로 “...을 포함하지 않음”, “...을 함유하지 않음”, “...을 배제함”과 같은 부정형의 특징으로 청구항을 한정하는 것이다.

현행 전리법 및 이의 관련 규정의 경우, 전리심사지침 제2부 제8장 제5.2.3절 중의 전리법 제33조에 대한 심사 가이드에서만 허용치 않는 한 가지 삭제 형태로서 포기형 보정을 언급했다. 이로부터 전리심사에서 이러한 보정이 일반적으로 허용되지 않는 보정에 해당함을 알 수 있다.

전리심사지침의 관련 규정에 따르면, 최초 명세서와 청구범위에 어떤 특징의 최초 수치 범위 중의 다른 중간 수치가 기재되지 않고, 인용발명의 개시로 인해 발명의 신규성과 진보성이 영향을 받거나, 또는 해당 특징이 최초 수치 범위 중의 어떤 부분을 취할 때 발명을 실시할 수 없는 경우, 만일 출원인이 구체적인 “포기” 형태로 상기 최초 수치 범위로부터 해당 부분을 배제함으로써, 보호하고자 하는 발명 중의 수치 범위가 전체적으로 볼 때 명백하게 해당 부분을 포함하지 않도록 하면, 이러한 보정은 최초 명세서와 청구범위의 기재 범위를 벗어난다. 따라서, 출원인이 해당 출원의 최초 기재로부터 해당 특징이 “포기된” 수치를 취할 때 발명을 실시할 수 없다는 것을 입증하거나, 또는 해당 특징이 “포기된” 후의 수치를 취할 때 발명이 신규성과 진보성을 가진다는 것을 입증할 수 있는 경우를 제외하고는 이러한 보정은 허용되지 않는다.

상술한 경우를 설명하기 위해, 심사지침에서는 구체적인 예를 들었다. 예를 들어, 보호하고자 하는 발명에서 어떤 수치 범위가 X1＝600～10000이고, 해당 발명과 인용발명의 차이점이 인용발명 중의 수치 범위가 X2＝240～1500인 것뿐이라면, X1과 X2가 부분적으로 중첩되므로 해당 청구항은 신규성을 구비하지 않는다. 이때 출원인이 구체적인 “포기” 형태로 X1을 보정하되, X1로부터 X2와 중첩되는 부분인 600～1500을 배제하여 해당 수치 범위를 1500<X1≤10000로 보정한다고 하자. 그러면 출원인이 최초 기재와 종래기술로부터 본 발명이 1500<X1≤10000의 수치 범위를 취할 때 인용발명에 개시된 X2＝240～1500에 대해 진보성을 구비함을 입증할 수 없을 뿐만 아니라 X1이 600～1500을 취할 때 본 발명을 실시할 수 없음을 입증할 수 없다면 이러한 보정은 허용되지 않는다.

참고로, 심사지침 중의 상술한 규정은 수치 범위에 대해 포기형 보정을 행하는 경우만을 설명했으나, 실무에서 포기형 보정은 수치 범위의 보정에만 국한되지 않는다. 또한, 모든 배제형 한정이 모두 포기형 보정에 해당하는 것은 아니며, 청구항의 보호 범위로부터 배제된 것이 최초 출원서류에 공개되지 않은 특징인 경우에만 포기형 보정에 해당한다. 예를 들어 심사지침 중의 상술한 규정에서 언급된 전제 조건과 같이, 최초 명세서와 청구범위에 어떤 특징의 최초 수치 범위 중의 다른 중간 수치가 기재되지 않은 등의 경우에만 포기형 보정에 해당한다.

포기형 보정은 허용되지 않는 하나의 보정 형태로서 요지변경 여부의 심사 시 엄격하게 다루어지는 부분이다. 심사지침의 상술한 규정과 실무를 결합하면 아래와 같은 경우에 포기형 보정이 수용될 수 있다.

(1) 인용참증이 저촉출원인 경우.

(2) 인용발명과 본 출원의 기술분야, 해결하고자 하는 기술적 과제 및 발명의 구상이 크게 다른 경우.

(3) 출원인이 본 출원의 최초 기재를 토대로 포기된 발명이 실시할 수 없거나 또는 어떤 특징을 “포기”한 후의 발명이 “포기”된 발명에 대해 신규성과 진보성을 구비함을 입증한 경우.

상기 (1), (2)의 경우에는 출원인이 특허출원 시, 저촉출원 또는 기술분야가 크게 다른 분야에 개시된 기술 정보를 파악하기 어려우므로, 실제 개시된 기술 정보를 토대로 출원인에게 합리적인 보호 범위를 제공하고, 출원인이 구체적인 “포기” 형태로 최초 출원 명세서에 개시되지 않은 특징을 배제하는 것을 허용하기 위해서다.

상기 (3)의 경우에는, 최초 출원 명세서의 내용과 종래기술의 증거에 한하여 상술한 “실시 불가”와 “신규성과 진보성”을 입증해야 하며, 이는 출원인 자체가 자신이 작성한 명세서의 내용을 부정하는 것과 같다. 따라서 이와 같은 경우의 포기형 보정은 실무에서 성공률이 매우 낮다.

정리하면, 현재 “포기형 보정”은 기본적으로 신규성 거절이유를 해소하기 위한 보정에만 한정되고 진보성 거절이유를 해소하기 위한 보정의 경우에는 심사관에게 수용되기 어렵다.