发明的创造性众所周知,是指与现有技术相比, 该发明有突出的实质性特点和显著的进步。在发明的创造性审查的过程中,审查员一般都用三步法进行对权利要求创造性的评价,即(1)确定最接近的现有技术,(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题,(3)判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。对于创造性的审查意见,我在实务中总结了以下几点答复经验,供大家参考。

第一种情况是审查意见不合理:初次阅读审查

意见的时候,一定要首先判断审查意见正确与否。

在实际操作中,我们遇到的审查意见有的会写得很详细,比如对应着本发明权利要求1的技术特征一一进行比对,但是有的审查意见就会写得笼统,比如直接提到对比文件1说明书第几段到第几段公开了本发明权利要求1的技术特征。不管是哪种审查意见,对于审查意见要逐字逐句的分析,结合本申请和对比文件的内容分析,这里的结合除了技术方案,还有要解决的技术问题以及所实现的有益效果, 从而进一步判断出审查意见正确与否。一旦发现审查意见说的不合理,那么这个时候可以在意见陈述的时候进行相应的反驳,要有理有据地说服审查员。

第二种情况是审查意见中现有技术的结合不合

适:创造性的评价一般会用到至少两个对比文件的结合,如果只使用一个对比文件的时候,一般都会与公知常识结合进行评价。审查意见往往表面上看似结合得很有道理,找到本发明和对比文件1之间的区别技术特征,根据该区别技术特征找到所要解决的技术问题,然后在对比文件2找到技术启示并结合。

实际上,有的时候审查意见为了使两个对比文件的结合更加合理,会将区别技术特征在对比文件2中所起到的作用等同到本发明和对比文件1之间的区别技术特征所要解决的技术问题。所以往往这个时候,我们都要仔细阅读本发明和对比文件,理清本发明和对比文件的发明构思,确定本发明所要解决的技术问题和最后实际所能解决的技术问题分别都是什么,从而就可以判断出本发明和对比文件1之间的区别技术特征所要解决的技术问题是否就是该区别技术特征在对比文件2中所起到的作用。在这样的前提之下,再去判断两个对比文件的结合是否是显而易见的。

第三种情况是不同角度进行创造性的争辩:这

种情况适用于我们认为本发明独立权利要求的技术方案已经有突出的实质性特点和显著的进步,再对该独立权利要求做适应性的修改也是没有必要的, 那么这个时候我们再看看所提供的意见陈述是不是真的那么有说服力。如果仅是简单地争辩非显而易见性,那么就如同审查意见中提到本发明的发明点是公知常识一样,说服力不够。这个时候可以仔细看下说明书的实施例部分,因为实施例部分一般都带有效果数据或信息,通过效果数据或信息能更好地说服审查员,或者特别是针对化学领域的案子可以考虑建议申请人补充一部分对比试验数据,以证明本发明有突出的实质性特点和显著的进步。

综上所述,在实务中遇到审查意见不断指出创

造性问题时,其并不一定是目前的权利要求不具备创造性,而是可能我们提供的争辩理由不够有说服力,未能让审查员充分理解方案并同意答辩思路。因此,遇到创造性的审查意见的时候,先理清楚本发明的发明构思,再去分析对比文件的发明构思,根据这些再去判断本发明的独立权利要求是否涵盖了能与对比文件区分开的发明构思,如果不能,那么就根据本发明的发明构思与对比文件的发明构思的区别适应性修改权利要求,如果本发明的独立权利要求涵盖了能与对比文件区分开的发明构思,那么就可以先不对权利要求进行修改,而是针对上述三种情况进行有理有据的争辩,以期更好地说服审查员。