众所周知,在发明或实用新型的专利申请文件中,必须清楚写明发明所要解决的技术问题、解决该技术问题的技术方案以及该技术方案相对于现有技术的有益效果。其中,有益效果是确定发明是否具有“显著的进步”,实用新型是否具有“进步”的重要依据。由于化学属于实验性学科,其有益效果的证明大多数情况下需要借助实验数据,同时,实验数据也是化学领域的专利申请说明书是否充分公开的证明数据。因此,实验数据在化学领域的申请文件中占据着非常重要的地位。

在化学领域的专利审查过程中,会遇到专利

申请被审查员指出专利申请相对于现有技术不具有有益效果或说明书公开不充分的问题。对于这种情况,如果申请人认为有必要通过实验数据来证明,可能会首先考虑通过补入实验数据来克服审查员所指出的问题,但在采用先申请制的中国专利制度下,补入实验数据是专利法不允许的, 即,不符合专利法第33条“对申请文件的修改不得超过原说明书和权利要求书记载的范围”的规定,在历年的几版审查指南中也均明确了补入实验数据以说明发明的有益效果属于不允许的增加。虽然不能补入试验数据,但为了克服上述问题,申请人可以通过补交实验数据来证明发明的有益效果或说明书的公开充分。从历年的专利审查指南来看,对于补交实验数据在不同的时期给出了不同的说明。例如,在2001年版本的审查指南中,允许补交实验数据,供审查员审查新颖性、创造性或实用性时参考;在2006年版本与 2010年版本的审查指南中,删除了2001年版本中的规定,同时加入了“判断说明书是否充分公开,以原说明书和权利要求书记载的内容为准, 申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”;在2017年版本与2021年版的审查指南中, 删除了“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”,加入了“对于申请日之后补交的实验数据,审查员应当予以审查,但补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。历年审查指南在补交实验数据方面虽然有文字上的不同表述,但结合实务来看,为克服创造性缺陷和公开不充分的缺陷而补交实验数据时,审查员会参考和审查,只是该补交的实验数据能否对克服审查意见起到积极作用还要具体案子具体分析。

对于通过补交实验数据来克服上述缺陷的专

利申请而言,补交实验数据所证明的技术效果能够从专利申请公开的内容中得到是基本要求,而为了证明技术效果“能够从专利申请公开的内容中得到”,建议申请人在补交实验数据的同时,充分陈述从申请当时的本领域技术人员的角度出发,基于专利申请公开的内容并结合本领域的公知常识来考量时,补交的实验数据所要证明的技术效果与原说明书中记载的技术效果相一致,从而使补交的实验数据尽可能对克服审查意见起到积极作用。