주지하다싶이 특허출원 또는 실용신안출원 명세서는 발명 또는 고안이 해결하고자 하는 기술적 과제, 이 기술적 과제를 해결하는 기술적 방안 및 종래기술과 비교할 때 이 기술적 방안에 따른 유익한 기술적 효과를 명료하게 기재해야 한다. 여기서 유익한 기술적 효과는 발명이 “현저한 진보”가 있는지를 결정하고 고안이 “진보”가 있는지를 결정하는 중요한 근거이다. 화학은 실험성 학과에 속하므로 그 유익한 효과는 대부분 실험 데이터를 통해 증명해야 하며, 실험 데이터는 화학분야 특허명세서의 공개가 충분한지를 입증하는 데이터이기도 하다. 따라서 실험 데이터는 화학분야 특허명세서에서 매우 중요한 지위를 가진다.
화학분야 특허출원의 심사단계에서는 출원발명이 종래기술에 비해 유익한 효과를 가지지 않다거나 또는 명세서의 공개가 충분치 않다는 거절이유를 받는 경우가 있다. 이 경우, 출원인은 실험 데이터를 이용하여 증명할 필요가 있다고 판단할 경우, 심사관이 지적한 거절이유를 해소하고자 실험 데이터를 명세서에 추가하는 방안을 먼저 고려할 가능성이 있다. 다만, 선출원제를 실시하는 중국 전리제도 상, 실험 데이터를 추가하는 것은 전리법에서 허용되지 않으며, 다시 말해 전리법 제33조의 “출원 명세서에 대한 보정은 최초 명세서와 청구 범위에 기재된 범위를 벗어나서는 안된다”는 규정에 부합하지 않는다. 역대 몇 개 버전의 심사기준에서도 실험 데이터를 명세서에 추가하여 발명의 유익한 효과를 설명하는 것은 허용되지 않는 추가임을 명확히 규정했었다. 다만, 비록 명세서에 실험 데이터를 추가할 수 없으나, 상술한 거절이유를 해소하기 위해서는 출원인은 실험 데이터를 의견서와 함께 추가 제출하여 발명의 유익한 효과 또는 명세서의 기재가 충분해지도록 할 수 있다. 역대 몇 개 버전의 심사기준에서는, 실험 데이터의 추가 제출에 대해 다양하게 설명했다. 예를 들어, 2001년 버전의 심사기준에서는 심사관이 발명의 신규성, 진보성 또는 실용성의 심사 시에 참고하도록 실험 데이터를 추가 제출하는 것을 허용한다고 규정했고; 2006년 버전과 2010년 버전의 심사기준에서는 2001년 버전 중의 규정을 삭제함과 동시에 “명세서의 공개가 충분한지를 판단하는 것은 최초 명세서와 청구 범위에 기재된 내용을 기준으로 하며, 출원일 이후에 추가 제출된 실시예와 실험 데이터는 고려하지 않는다”라고 규정했으며; 2017년 버전과 2021년 버전의 심사기준에서는 “출원일 이후에 추가 제출된 실시예와 실험 데이터는 고려하지 않는다”를 삭제하고 “심사관은 출원일 이후에 추가 제출된 실험 데이터를 심사해야 한다. 다만, 추가 제출된 실험 데이터를 통해 증명하는 기술적 효과는 반드시 해당 기술 분야의 기술자가 특허출원에 공개된 내용으로부터 얻을 수 있는 것이어야 한다”라는 내용을 추가했다. 실험 데이터의 추가 제출에 대해 역대 심사기준에서는 다양하게 기술했으나, 실무에서는 진보성 및 공개 불충분 관련 거절이유의 해소를 위해 실험 데이터를 추가 제출하는 경우, 심사관은 이를 참작하여 심사한다. 단, 추가 제출된 실험 데이터가 거절이유의 해소에 긍정적 역할을 하는지는 사안에 따라 구체적으로 검토해야 한다.
상술한 거절이유를 해소하고자 실험 데이터를 추가 제출하는 특허출원의 경우, 추가 제출된 실험 데이터를 통해 증명하는 기술적 효과는 특허출원에 공개된 내용으로부터 얻을 수 있는 것이어야 한다는 것은 기본적인 요건이다. 한편, 기술적 효과가 “특허출원에 공개된 내용으로부터 얻을 수 있는 것”임을 증명하기 위해서는, 실험 데이터를 추가 제출함과 동시에 출원 당시의 당업자에게 있어서, 특허출원에 공개된 내용을 토대로 본 분야의 공지기술을 결합하여 볼 때, 추가 제출된 실험 데이터를 통해 증명하는 기술적 효과가 최초 명세서에 기재된 기술적 효과와 일치하다는 것을 충분히 설명함으로써, 추가 제출된 실험 데이터가 거절이유의 해소에 최대한 긍정적 역할을 할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.
