在化学领域的发明专利申请因技术的特殊性,大多数情况需要借助实验数据才能够说明发明的有益效果。

基于《审查指南》第二部分第十章3.4和3.5.1的规定,由于化学领域属于实验性学科,多数发明需要经过实验证明,因此说明书中通常应当包括实施例,例如产品的制备和应用实施例。(1)说明书中实施例的数目, 取决于权利要求的技术特征的概括程度,例如并列选择要素的概况程度和数据的取值范围;在化学发明中,根据发明的性质不同,具体技术领域不同,对实施例数目的要求也不完全相同。一般的原则是,应当能足以理解发明如何实施,并足以判断在权利要求所限定的范围内都可以实施并取得所述的效果。(2)判断说明书是否充分公开,以原说明书和权利要求书记载的内容为准,对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第三款(创造性)、第二十六条第三款(公开不充分)等要求补交的实验数据,审查员应当予以审查。

补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。

基于《审查指南》关于实验数据的上述规定以及实践经验,我们总结了实践中出现的三种常见的关于实验数据的问题,供大家参考和讨论。

(1)实施方式或者实施例的数量不足,使得权利要求得不到说明书的支持关于保护具有一定通式的化合物的发明专利申请中,由于通式会涵盖一些取代基,在后期的实审过程中,审查员有可能会发出支持性问题的审查意见,原因在于审查员认为由于取代基的结构不相似,使得这些取代基的性质差别很大,不是所有的取代基都能够产生与本申请实施例记载的具体化合物所具有的技术效果相同或者相似的技术效果。例如,所保护的通式权利要求的取代基中包括不含杂原子的芳基和含杂原子的杂芳基,但是实施例只是涉及不含杂原子的芳基,审查员一般会指出“权利要求1中包含大量结构差异巨大的化合物,本领域技术人员仅依据本申请说明书实施例所记载的具体化合物,无法确定权利要求1中所有请求保护的数量巨大、结构与本申请所公开的具体化合物差异较大的化合物均具有如具体化合物一样的技术效果”。

对于此,基于上述《审查指南》第二部分第八章

5.2.3.1的规定,在后期答复审查意见的过程中,如果增加含杂原子的杂芳基的实施方式和实施例,则属于 “不允许的增加”,因此不得不从权利要求中删除得不到说明书支持的技术方案。鉴于此,笔者认为,申请人在新申请撰写初期,可以考虑尽可能多地提供涵盖具有不同结构的取代基的实施方式和实施例,以使权利要求能更好地得到说明书的支持。

(2)实施方式或者实施例的实验数据有误,使得说明书公开不充分在发明专利文件的撰写过程中,由于申请人的失误使得说明书中记载的某一部分实验数据有误,导致审查员怀疑申请文件中的所有实验数据的真实性。例如,在某专利申请文件的说明书中给出该化合物的质谱数据HPLC-MS:715.40m/z,然而根据该化合物的理论分子量 1036.47,其质谱数据理论应为

1035.62m/z,审查员在审查意见通知书中指出申请人给出的该化合物质谱数据与其实际结构严重不符,不符合本领域的一般认知,本领域技术人员有合理理由质疑本申请相关实验数据的真实性和有效性。对于这种情况,即便申请人陈述上述数据是撰写时的错误,并且也表示愿意放弃保护这个错误实施例所公开的化合物,审查员也不接受其他实施例的真实性和有效性,坚持质疑本申请全部相关实验数据的真实性和有效性。

鉴于此,笔者建议在新申请撰写阶段要准确记载实验数据,在向专利局提交新申请文件之前再三核对实验数据,使得说明书正确公开其实验数据,满足说明书公开充分的要求。

(3)比较例的实验数据比实施方式或者实施例的实验数据效果更好,使得本申请的创造性受到质疑在某专利申请中,比较例和实施例就性能数据进行了比较,但比较例的实验数据效果比实施例的实验数据效果更好。对此,审查员指出由于比较例的实验数据效果比实施例的实验数据效果更好,所以并不认可实施例相对于比较例具有预料不到的技术效果。

鉴于此,笔者建议在新申请递交之前,可以舍掉这种比较例,或者补入其他比较例的实验数据,使得实施例的实验数据均比比较例的实验数据效果更好,这样避免被审查员指出比较例实验数据的瑕疵。

以上是我们在实践过程中遇到的关于实验数据的几个问题,在化学领域中,实验数据对于后期答复审查意见的过程中起到非常重要的作用,因此,需要对实验数据的数量、真实性和合理性进行全面的核对,以免在后期答复审查意见的过程中出现不可弥补的缺陷。