화학분야의 특허출원은 기술적 특별성으로 인해 대부분의 경우 실험 데이터를 이용해야만 발명의 유익한 효과를 설명할 수 있다.

《전리심사지침》의 제2부 제10장의 3.4와 3.5.1에 따르면, 화학분야는 실험성 학과에 속하고 대부분의 발명은 실험을 통해 증명해야 하므로 명세서는 일반적으로 물품의 제조와 적용 실시예와 같은 실시예를 포함해야 한다. (1) 명세서 중 실시예의 수는 청구항의 구성요소의 개괄 정도(예를 들어 병렬적 선택 요소의 개괄 정도와 데이터의 값 범위)에 따라 결정되며; 화학 발명은 발명의 성격이 다르고 구체적인 기술분야가 다름에 따라 실시예의 수에 대한 요건도 완전히 같지는 않다. 일반적인 원칙으로는, 발명이 어떻게 실시되는지를 충분히 이해할 수 있어야 하고, 청구항에서 한정한 범위 내에서 발명을 모두 실시할 수 있고 언급한 효과를 얻을 수 있음을 충분히 판단할 수 있어야 한다는 것이다. (2) 명세서의 공개가 충분한지를 판단함에 있어서, 최초 명세서와 청구의 범위에 기재된 내용을 기준으로 하며, 심사관은 출원일 이후 출원인이 전리법 제22조 제3항(진보성), 제26조 제3항(공개 불충분) 등의 요건을 충족시키기 위해 추가 제출한 실험 데이터를 심사해야 한다. 추가 제출한 실험 데이터에 의해 증명되는 기술적 효과는 해당 기술분야의 통상의 기술자가 특허출원에서 공개된 내용으로부터 얻을 수 있는 것이어야 한다.

《전리심사지침》 중 실험 데이터에 관한 상기 규정과 실무 경험을 토대로, 독자들의 참고와 검토를 위해 필자는 실무에서 흔히 발생하는 3가지 실험 데이터 관련 문제를 아래와 같이 정리했다.

(1) 실시형태 또는 실시예의 수가 충분치 않아 청구항이 명세서의 뒷받침을 받지 못하는 경우 일정한 일반식을 가진 화합물을 보호하는 특허출원에서, 일반식이 일부 치환기를 포함하므로, 후속되는 심사에서 심사관은 뒷받침 문제에 관한거절이유를 제기할 수 있다. 그 이유는 심사관이 치환기의 구조가 유사하지 않아 이들 치환기의 성질이 크게 차이나며 모든 치환기가 모두 본 출원의 실시예에 기재된 구체적인 화합물이 구비하는 기술적 효과와 동일 또는 유사한 기술적 효과를 발생할 수 있는 것은 아니라고 보기 때문이다. 예를 들어, 보호를 청구한 일반식 청구항의 치환기는 헤테로 원자를 포함하지 않는 아릴기와 헤테로 원자를 포함하는 헤테로 아릴기를 포함하나, 실시예에서는 헤테로 원자를 포함하지 않는 아릴기만 다룬 경우, 심사관은 일반적으로 “청구항 1은 구조적 차이가 큰 대량의 화합물을 포함하나, 본 분야의 통상의 기술자는 본 출원의 명세서의 실시예에 기재된 구체적인 화합물에만 의해서는, 청구항 1에서 보호를 청구한 화합물로서 수량이 방대하고 본 출원에서 공개한 구체적인 화합물과 큰 구조적 차이를 갖는 모든 화합물이 모두 구체적인 화합물과 동일한 기술적 효과를 가지는지를 확인할 수 없다”는 거절이유를 지적한다.

이와 관련하여, 상기 《전리심사지침》 제2부 제8장의 5.2.3.1에 따르면, 만약 후속되는 의견제출통지서 대응 시에 헤테로 원자를 포함하는 헤테로 아릴기에 관한 실시형태와 실시예를 추가한다면 이는 “허용되지 않는 추가”에 해당되므로, 청구항으로부터 명세서의 뒷받침을 받지 못하는 기술적 방안을 삭제할 수밖에 없다. 이를 감안하여, 출원인은 청구항이 명세서의 뒷받침을 보다 충분히 받을 수 있도록, 명세서의 작성 초기에 다양한 구조를 갖는 치환기를 포괄하는 실시형태와 실시예를 최대한 많이 제공할 것을 고려해볼 수 있다.

(2) 실시형태 또는 실시예의 실험 데이터에 오류가 있어 명세서의 공개가 충분치 않게 되는 경우 특허출원서류의 작성 시, 명세서에 기재된 일부 실험 데이터에 출원인의 실수로 오류가 발생하여 심사관이 출원서류 중의 모든 실험 데이터의 진실성을 의심하는 경우가 있다. 예를 들어, 어떤 특허출원서류 중의 명세서에 해당 화합물의 스펙트럼 데이터 HPLC-MS:715.40m/z가 제시되었으나, 해당 화합물의 이론 분자량 1036.47에 따르면 그 스펙트럼 데이터는 이론적으로 1035.62m/z이어야 했다. 심사관은 의견제출통지서에서 출원인이 제시한 해당 화합물의 스펙트럼 데이터가 실제 구조와 크게 다르며 본 분야의 일반적인 인식에 부합하지 않으므로, 본 분야의 통상의 기술자라면 본 출원의 관련 실험 데이터의 진실성과 유효성을 의심하는 합리적인 이유가 있을 수 있다고 지적했다. 이와 같은 경우, 설사 출원인이 상기 데이터는 명세서 작성 시의 오류라고 소명하고 오류가 발생한 해당 실시예에서 공개된 화합물에 대한 보호를 포기하겠다고 해도, 심사관은 다른 실시예의 진실성과 유효성을 인정하지 않고 본 출원의 모든 관련 실험 데이터의 진실성과 유효성을 계속 의심할 수 있다.

따라서, 명세서의 공개가 충분해야 한다는 요건을 충족시키기 위해서는, 신규 출원서류의 작성 단계에서 실험 데이터를 정확하게 기재하고, 특허청에 신규 출원서류를 제출하기 전에 실험 데이터를 반복하여 확인함으로써 명세서에서 공개되는 실험 데이터의 정확성을 확보하는 것이 바람직하다.

(3) 비교예의 실험 데이터가 실시형태 또는 실시예의 실험 데이터의 효과보다 더 좋아 본 출원의 진보성이 의심받는 경우 OO특허출원은 비교예와 실시예의 성능 데이터를 비교했으나, 비교예의 실험 데이터의 효과가 실시예의 실험 데이터의 효과보다 더 좋았다. 이에 대해, 심사관은 비교예의 실험 데이터의 효과가 실시예의 실험 데이터의 효과보다 더 좋으므로, 실시예가 비교예에 비해 예상치 못한 기술적 효과를 가진다고 볼 수 없다고 지적했다.

이러한 경우를 감안하여, 신규 출원서류의 제출 전에 위와 같은 비교예를 삭제하거나 또는 다른 비교예의 실험 데이터를 추가하여, 실시예의 실험 데이터가 모두 비교예의 실험 데이터의 효과보다 양호하도록 하는 것이 바람직하다. 이 경우, 심사관이 비교예의 실험 데이터의 흠집을 지적하는 것을 피할 수 있다.

이상은 당소가 실무에서 실험 데이터에 관해 취급한 적이 있는 몇 가지 문제이다. 화학분야에서 실험 데이터는 후속되는 의견제출통지서 대응 시에 매우 중요한 역할을 하므로, 후속되는 의견제출통지서 대응 시에 미봉할 수 없는 흠결이 발생하지 않도록, 실험 데이터의 수, 진실성과 합리성을 전면적으로 확인해야 한다.