【원고】휠라스포츠유한회사 【피고】저장중위안신발유한회사, 원저우두터전자상거래유한회사, 리우 쥔 【사건번호】(2017)경73민종1991호 【2심 재판일】2018.3.5 베이징지식산권법원이 휠라스포츠유한회사(이하 ‘휠라사’)와, 저장중위안신발유한회사(이하 ‘중위안사’), 원저우두터전자상거래유한회사(이하 ‘두터사’) 및 리우 쥔의 상표권 침해 및 부정경쟁분쟁 사건에 대해 2심 판결을 했다. 법원은 1심 판결을 유지했다. 즉, 중위안사 등 피고가 휠라사의 관련 상표권을 침해하는 행위를 즉각 멈추고 휠라사에 경제적 손실 및 합리적 지출 총 832만 위안을 배상할 것을 명했다.
이 사건에서, 법원은 배상액을 산정할 때 3배의 징벌적 배상 규칙을 적용했다. 이 사건은 징벌적 배상을 적용한 대표적 상표 사례로, 업계의 주목을 받았다. 【사건의 개요】 휠라(FILA) 브랜드는 1911년에 이탈리아에서 창설되었다. 2008년, 휠라사는 제163332호 ‘F+도형’ 상표권, 제163333호 ‘FILA’ 상표권, 제881462호 ‘휠라’ 상표권, 제G691003A호 ‘FILA+도형’ 상표권에 대해 중국에서 유일하게 합법적인 사용권을 획득하고, 휠라사에서 생산, 판매하는 의류 및 신발에 사용하여 왔다.
2016.6, 휠라사는 중위안사와 제페러(杰飞乐) 브랜드의 상표권자인 리우 쥔 등이 이들이 생산하여 판매하는 제품에 FILA 계열 상표와 유사한 GFLA 표장을 사용한 것을 발견했다. 이에 휠라사는 중위안사, 두터사의 전신인 중위안상거래회사, 리우 쥔 등을 대상으로 베이징시서성구인민법원에 소를 제기했다.
1심법원은 심리를 거쳐 중위안사, 중위안상거래회사, 리우 쥔에게 즉각 침해를 중지하고 영향을 제거할 것을 명했다. 또한, 중위안사 중위안상거래회사, 리우 쥔에게 경제적 손실 791만 위안 및 합리적 지출 41만 위안을 휠라사에게 배상할 것을 명했다.
중위안사 등은 1심 판결에 불복하여 베이징지식산권법원에 항소했다. 【2심법원의 판단】 상표법 제63조 제1항에 따르면, 상표권 침해 배상액은 권리자가 침해로 인해 입은 실제 손실에 따라 정하고, 실제 손실을 정하기 어려운 경우에는 침해자가 침해를 통해 얻은 이익에 따라 정할 수 있다. 권리자의 손실 또는 침해자가 얻은 이익을 정하기 어려운 경우에는 당해 상표의 허가사용료의 배수로 합리적으로 정한다. 악의로 상표권을 침해하고 정도가 심각한 경우에는, 상기 방법으로 정한 금액의 1배 이상 3배 이하(주 1)로 배상액을 정할 수 있다.
상기 규정에 따라, 2심법원은 침해를 통해 얻은 이익의 3배 기준으로 배상액을 정하여, 피고에게 휠라사에 경제적 손실 791만 위안, 합리적 지출 41만 위안, 총 832만 위안(USD 121만 달러 정도)를 배상할 것을 명했다. 【주관적 ‘악의’와 정도의 ‘심각성’에 대한 인정】 중위안사, 두터사는 동종 상품의 경영자로 휠라사의 등록상표의 지명도를 알고 있을 것으로 판단된다. 다만, 이들은 자사에서 생산하여 징둥 몰(Jingdong Mall), 톈마오 몰(TMALL), 타오바오 몰(Taobao Mall) 및 자체 운영 공식사이트에서 판매하는 상품에 이 사건 상표와 유사한 표장을 눈에 띄게 사용하였고 그 판매액도 거대하다.
상표국은 이미 2010년 7월 19일, 제7682295호 GFLA 상표가 제G691003A호 FILA 상표와 유사하다는 이유로 의류·모자·신발에 대한 등록출원을 거절했다. 따라서 중위안사, 두터사와 리우 쥔은 선등록 FILA 계열 상표를 알고 있었다. 그럼에도 침해물품의 생산·판매를 계속한 것은 주관적 악의가 뚜렷하고 침해 정도가 심각하므로, 법원은 침해자가 얻은 이익의 3배에 따라 배상액을 산정했다.
(주1) 개정된 상표법(2019.11.1부터 시행) 제63조의 징벌적 배상액의 상한은 3배로부터 5배로 증가했다.
