상표 변리사 LI Qiujing
가. 법률 규정 상표의 식별력이란 관련 공중이 상품 또는 서비스 출처를 구분할 수 있는 상표가 구비해야 하는 특징을 가리킨다. 구체적으로, 상표의 식별력이란 소비자가 상표를 식별, 기억할 수 있고 상품 또는 서비스 출처를 지시하는 기능과 역할을 할 수 있는 특징을 가리킨다.
상표의 식별력은 상표 표장이 상표 등록을 받을 수 있는 중요한 요건이다. 중국 상표법 제11조의 관련 규정에 따르면, 상표 표장이 식별력이 결여되면 등록받을 수 없으며, 식 별력이 결여된 구체적인 경우는 아래 경우를 포함한다.
(1) 해당 상품의 통용 명칭, 모양, 모델번호만 구비한 경우.
예: “Phone”을 “핸드폰”에 지정 사용; “XXL”를 “의류”에 지정 사용.
(2) 상품의 품질, 주 원료, 기능, 용도, 중량, 수 및 그밖의 다른 특징만 직접적으로 표시한 경우.
예: “50kg”을 “쌀”에 지정 사용; “24hours”을 “은행”에 지정 사용.
(3) 식별력이 결여된 그밖의 다른 경우.
지나치게 간단하거나 지나치게 복잡한 문자, 모양, 알파벳 또는 숫자 등; 상품 또는 서비스 특징을 나타내는 어구 또는 문장, 또는 일반적인 광고 홍보 용어; 일상 무역 장소, 용어 또는 표장, 기업의 조직 형태, 업계 명칭 또는 약칭; 출원인(자연인 제외)의 전체 명칭만 있는 경우; 일반적인 명절 명칭, 명절 인사말, 네트워크 유행어, 이모티콘, 일반적인 표시부호 등.
예: “A”, “□”, “Mall”, “GUESS HOW MUCH I LOVE YOU”, “Inc.”, “Happy New Year”, “ ” 등.
다만, 상표법 제11조 제2항에는 “전항에 따른 표장이 사용을 통해 식별력을 가져 쉽게 인식할 수 있는 경우에는 상표로서 등록할 수 있다”는 예외 규정이 있다. 따라서, 상표 등록의 필수 요건인 식별력은 고유 식별력과 사용에 의한 식별력이라는 2가지 형태가 있다. 고유 식별력은 상표 자체가 구비한 것이며, 사용에 의한 식별력은 상표 자체에 대한 지속적인 실제 사용을 통해 획득하는 것이다. 이 글에서는 주로 상표의 사용에 의한 식별력 획득을 살펴보기로 한다.
나. “사용에 의한 식별력 획득” 판단 시의 고려 요소 “상표심사 및 심리지침”에 따르면, 상표의 식별력 유무를 판단할 때에는 상표 표장 자체의 의미, 발음과 외관 구성을 고려할 뿐만 아니라, 아래 몇 가지도 고려해야 한다.
(1) 해당 표장에 대한 관련 공중의 인지 정도;
(2) 해당 표장을 지정 상품 또는 서비스업에서 실제 사용한 시간, 사용 방식, 해당 업계의 사용 상황;
(3) 해당 표장을 사용한 상품 또는 서비스의 판매량, 매출 및 시장 점유율;
(4) 해당 표장을 사용한 상품 또는 서비스의 광고 홍보 상황 및 적용 범위;
(5) 해당 표장에 식별력을 부여한 다른 요소.
어떤 표장이 사용을 통해 식별력을 획득한 표장인지를 판단할 때에는 관련 공중의 인지를 기준으로 해야 한다. 당사자가 해당 표장이 사용을 통해 식별력을 획득했음을 주장할 때에는 관련 증거를 제출하여 입증해야 한다. 해당 표장의 사용 상황을 입증하는 증거는 반드시 사용된 상표 표장, 상품 또는 서비스, 사용 날짜 및 해당 표장의 사용자를 나타낼 수 있어야 한다.
사용을 통해 식별력을 획득한 표장에 대해 상표 출원을 하는 경우에는 실제 사용된 표장과 실질적으로 일치해야 하고, 해당 표장의 식별력 부분을 변경해서는 안되며, 실제 사용된 상품 또는 서비스업에 한정되어야 한다. 해당 표장을 다른 표장과 함께 사용하는 경우라면, 해당 표장과 다른 표장의 식별력 부분을 구분하고 해당 표장 자체가 사용을 통해 식별력을 획득했는지를 판단해야 한다.
사용에 의한 식별력 획득 여부 판정과 관련하여, 거절불복심판사건, 불등록심판사건에서는 심리 시의 사실 상태를 기준으로 하고, 무효심판사건에서는 원칙적으로 해당 상표 출원 시의 사실 상태를 기준으로 하고 심리 시의 사실 상태를 참고해야 한다.
다. 참고 사례 이하, 두 사례를 통해 상표의 “사용에 의한 식별력 획득”에 관한 심리 상황을 살펴보기로 한다.
<사례 1> 상표등록번호: G1221382
상표: (입체표장, 색상 지정, 문자 “j’adore”를 포함) 지정 상품: 향수, 네일 및 네일 케어에 사용되는 화장품, 신체용 방향 세제 및 오일, 비누 등.
사건번호: (2018)최고법행재제26호 심리 요지: 출원상표는 통상의 용기로 인식되기 쉬우며, 이를 상표로서 제3류 상품에 지정 사용하면 상표로서의 식별력이 결여된다. 다만, 이 사건 심리 중에 출원인이 대량의 상표 사용 증거를 제출했으며, 이에는 판매 계약, 영수증, 납품 내역; 세관 통관 신청서 및 세금 납부서; 유명 잡지/화보의 광고 홍보; 광료 비용 내역 및 광고 투입 상황 자료, 광고 주문서 및 영수증; 국가도서관에서 발행하고 “국가도서관과학기술조사센터 전용장”이 날인된 조사 보고서, 문헌 및 신문 매체 보도; 판매 순위 테이블; 수상 내역 등이 포함된다. 이들 증거는 j'adore 자도르 향수가 중국 시장에 진출해서부터 출원인이 출원상표를 대대적으로 홍보하고 강력히 보급시켜 해당 상표가 향수 상품에서 일정한 지명도를 가지고 출원인과 유일한 대응 관계를 형성했음을 입증한다. 출원상표는 향수 상품에서 실제 사용을 통해 식별력을 획득했으며, 상품의 출처를 구분하는 기능을 할 수 있다. 그러나 출원인이 제출한 증거는 출원상표가 향수를 제외한 다른 상품(예컨대 화로수)에서 사용을 통해 식별력을 획득했음을 입증하기에는 역부족이다. 따라서, 출원상표는 향수를 제외한 화로수 등 제품에서 등록받을 수 없다.
평론: 사용에 의한 상표의 지명도와 식별력은 실제 사용한 상품/서비스에만 한정된다. 이 사건에서 출원인이 제공한 사용 증거는 “비누”등 다른 상품이 아닌 “향수”에만 집중되었다. 따라서 당해 상표는 다른 상품에서는 사용에 의한 식별력을 얻지 못했으므로 등록받을 수 없다. 상표 사용을 효과적으로 입증하기 위해, 사용 증거는 반드시 사용된 상표 표장, 상품 또는 서비스, 사용자, 사용 날짜 등의 정보를 정확하고도 명료하게 나타내야 한다.
<사례 2> 상표등록번호: 20426843 상표: (문자 상표) 지정 상품: 차; 찻잎 대용품으로서의 꽃 또는 잎; 차 음료; 아이스 티 사건번호: (2020)경73행초제18054호 심리 요지: “차”는 찻잎의 약칭이다. “小罐”(소관, “작은 깡통”을 의미)는 일반적으로 제품의 포장을 가리키며, “小罐茶”(소관차)는 작은 깡통으로 포장한 찻잎이라는 문자적 의미를 가진다. 이와 같이 “小罐茶”는 해당 유형 제품의 주 원료, 제품 포장 특징을 직접적으로 나타내므로, 상표의 고유 식별력이 결여되어, 상표법 제11조 제1항 제2호에 규정된, 상표 등록을 받을 수 없는 경우에 해당한다. 그러나, 상표권자가 제출한 증거(판매 계약과 영수증, 수상 내역, 광고 홍보 계약, 매체 보도, 시장조사 연구보고서, 광고 감사보고서, 다수의 민사판결서 등을 포함)는 이 사건 상표 “小罐茶”가 그 등록 시점에 이미 관련 공중들 사이에서 비교적 높은 지명도를 가지고 등록권자와 대응 관계가 형성되었음을 증명하며, 사용을 통해 상표등록에 필요한 식별력을 획득하고 상품의 출처를 구분하는 역할을 할 수 있음을 증명한다. 따라서, 이 사건 상표는 상표법 제11조 제2항의 “사용을 통해 식별력을 형성하여 쉽게 인식”하는 경우에 해당하여 상표로서 등록받을 수 있다.
평론: 상표권자는 2015년부터 이 사건 상표를 사용하기 시작했으며, 2016년에 상표출원을 제출하여 2017년에 등록받았다. 그후, 식별력이 결여되었다는 이유로 무효심판청구가 제기되었고, 2021년에 베이징지식산권법원의 심리를 통해 상표등록이 유효함을 인정받았다. 출원인이 2015년부터 2021년까지 상표를 연속 사용한 동안에 상표의 식별력은 동적 변화와 지속적인 증가 과정에 있었으나, 심리기관이 상표의 사용에 의한 식별력 획득 여부를 판단할 때에는 2016년 내지 2017년 사이의 상표출원 시의 상태에 머물지 않고 사건 심리 시의 실제 상태를 고려했다. 이로써, 상표권자의 적법한 권익을 보호하고 행정과 사법 자원을 절약했다.
라. 결어 “상표의 사용에 의한 식별력 획득”을 증명하는 사건에서, 상표 사용 시점, 범위, 강도 등에 대한 요구가 비교적 높으며, 출원인은 대량의 인력, 물력을 투입하고, 거절, 이의, 무효, 소송 등의 여러 단계를 통해야만 성공할 수 있으므로, 상표출원 전에 관련 요구와 리스크를 충분히 고려하는 것이 바람직하다. 상표등록이 확실히 필요하다면, 식별력 증가를 위한 다른 요소를 상표에 추가할 수도 있다. 이 다른 요소 또는 상표 전체가 상품 또는 서비스의 출처를 구분하는 역할을 할 수 있다면 이 상표는 등록받을 수 있다.
