상표변리사 XIE Jia-yan 중국 상표법의 관련 규정에 따르면, 상표의 구성요소에 지정 상품 또는 지정 서비스업의 일반 명칭만 포함되는 경우 상표로서 등록할 수 없으며, 상표출원단계라면 상표국에서 거절하게 된다. 등록된 상표의 경우, 만약 실제 사용 과정에서 지정 상품의 일반 명칭으로 희석화되었다면 타인은 해당 상표의 취소를 신청할 수 있다. 상표출원등록 또는 등록 후의 보호를 위해, 상표출원인은 해당 유형의 상표를 파악할 필요가 있다.

1. 일반 명칭이란 무엇인가

상품과 서비스업의 “일반 명칭”이란 국가표준, 업계표준에서 규정하거나 또는 일반화된 상품의 명칭을 가리키며, 이에는 전체명칭, 약칭, 축약어, 속칭이 포함되며, 등록된 식물의 신품종도 일반 명칭에 해당된다. 예를 들어, “컴퓨터”는 “컴퓨터” 제품의 일반 명칭이다.

상품 또는 서비스업의 일반 명칭은 업계 내에서 또는 공중이 널리 이용하는 명칭으로, 그 자체는 상품 또는 서비스의 출처를 구분하는 기능을 갖지 않으며, 상표의 식별력을 구비하지 않는다. 또한, 일반 명칭은 공공 속성을 가지며,해당 업계의 생산자 또는 경영자는 모두 사용할 권리를 가지며 어떤 주체가 독점적으로 사용할 수 없다. 만약 이러한 표장을 상표로서 등록한다면 쉽게 분쟁이 발생하여 공정 경쟁의 시장 질서를 교란하므로 등록을 금지해야 한다.

2. 상표법 상의 관련 규정

《상표법》 제11조에는 해당 상품의 일반 명칭으로만 구성된 표장은 상표로서 등록할 수 없다고 규정되어 있다(여기서 상품은 상품과 서비스업을 포함). 이 규정에 따라, 출원상표가 지정 상품의 일반 명칭만 포함한다면 상표국은 이를 거절해야 하며, 상표국이 거절하지 않은 경우에는, 타인은 해당 상표의 출원공고 후에 상표국에 이의신청을 제출하거나 또는 상표등록 후에 무효심판청구를 제출할 수 있다.

유의해야 할 것은, 상기 조항은 “해당 상품의 일반 명칭만 포함한” 표장은 상표로서 등록할 수 없다는 것을 강조하며, 만약 표장이 “해당 상품의 일반 명칭만 포함한” 표장은 상표로서 등록할 수 없다는 것을 강조하며, 만약 표장이 “해당 상품의 일반 명칭만 포함”하도록 설계되지 않고 식별력을 갖춘 다른 요소와 조합된 경우라면 해당 표장이 식별력이 결여되었다고 판단해서는 안되고 전체적으로 식별력을 구비하는지를 종합적으로 판단해야 한다.

《상표법》 제49조에는 등록상표가 지정상품의 일반 명칭으로 된 경우에는 어떠한 조직이나 개인이든 모두 상표국에 해당 등록상표의 취소를 신청할 수 있다고 규정되어 있다. 이러한 경우는 등록상표가 그 등록사정 시에는 상품의 일반 명칭이 아니고 식별력을 구비했으나 그 이후 시장에서 실제 사용하는 과정에서 점점 상품의 출처를 식별하는 기능을 상실하여 지정 상품의 일반 명칭이 된 경우를 가리킨다. 이러한 등록상표는 만약 시장에서 계속 사용된다면 시장 질서의 혼란을 야기하기 쉬우므로 취소절차를 통해 정리해야 한다.

3. 상표가 일반 명칭인지를 판단하는 방법

(1) 판단의 근거

상품의 일반 명칭에 해당하는지는 2개의 판단 근거로 판단한다. 이 중의 하나는 법률규정이나 국가표준, 업계표준에서 해당 상표를 상품의 명칭으로 사용하는지이고, 다른 하나는 관련 공중의 인지 상, 해당 상표가 해당 상품의 명칭으로 암묵적으로 인정되었거나 이미 일반적으로 사용되고 있는지이다. 전문적인 참고서, 사전 등에서 상품의 명칭으로 기재된 것은 암묵적으로 일반 명칭으로 인정되었다고 보는 참고가 될 수 있다.

(2) “일반 명칭”의 사용 범위

법률규정이나 국가표준, 업계표준에서 규정한 상품의 명칭은 자연히 모두 전국 범위 내에서 통용되는 것이다. 암묵적으로 인정되는 일반 명칭도 일반적으로 전국 범위 내의 관련 공중의 일반적인 인식을 판단 기준으로 해야 한다. 그러나 역사적 전통, 풍토, 지리적 환경 등의 원인으로 형성된 관련 시장이 비교적 고정된 상품 또는 서비스업의 경우, 해당 관련 시장 내에서 통용되는 명칭도 일반 명칭으로 인정될 수 있다.

(3) “일반 명칭”의 상품의 범위

일반 명칭은 상표출원 시에 지정하였거나 상표등록 시에 승인된 구체적인 상품의 명칭을 대상으로 하므로, 만약 해당 명칭이 지정 또는 승인된 상품의 일반 명칭이 아니라면 “일반 명칭”에 해당하지 않는다. 예를 들어, “애플”은 한 가지 과일의 일반 명칭이므로 과일로서의 “사과”에 상표로서 사용할 수 없으나, “핸드폰” 상품에는 상표로서 사용할 수 있다.

(4) 판단 시점

《상표법》 제11조에 따르면, 상표가 일반 명칭에 해당하는지를 판단할 경우에는 일반적으로 상표출원 시의 사실 상태를 기준으로 한다. 상표출원 시에 일반 명칭에 해당하지 않았으나 등록 시에 이미 일반 명칭으로 된 경우에는 여전히 해당 상품의 일반 명칭에 해당하는 것으로 보아야 한다.

《상표법》 제49조에 따르면, 이미 등록된 상표가 지정 상품의 일반 명칭이 된 시점을 판단할 경우에는, 일반적으로 취소신청을 제출할 때의 사실 상태를 기준으로 해야 하며, 사건 심리 시의 사실 상태를 참고할 수 있다.

4. 제안

(1) 출원상표는 상품/서비스업을 설명하는 역할을 하는 용어를 최대한 피해야 한다. 설명성 요소를 포함하는 상표는 식별력이 약하므로 사용 과정에서 일반화되기 쉽다. 만약 설명성 용어 심지어 일반 명칭을 반드시 포함해야 한다면 식별력을 구비한 다른 요소와 결합하여 출원해야 한다. 예를 들어 “GREE 에어컨”에서 “GREE”는 식별력 부분이고 에어컨은 상품의 일반 명칭이며, 양자의 조합은 전체적으로 식별력을 구비하므로 등록될 수 있다. 물론 등록 후 타인이 “에어컨”이라는 일반 명칭을 합리하게 사용하는 것을 막을 수는 없다.

(2) 상표 등록 후 상표권자는 상표를 정확하게 사용하여 제품의 명칭 대신 직접 상표를 이용하여 홍보하는 것을 피해야 한다. 이로써 소비자가 상표와 제품의 명칭을 혼동하여 상표가 일반 명칭으로 희석화되는 것을 방지해야 한다. 예를 들어 초기에는 식별력을 갖춘 THERMOS 상표는, 상표권자가 광고 홍보 시에 “보온병”(THERMOS BOTTLE)을 사용 하고 진공절연보온병 등과 같은 다른 유형의 명칭을 사용하지 않아 결국 일반 명칭으로 희석화되었다.

(3) 출원인과 상표권자는 상표전략 의식이 있어야 하고 상표의 중요성을 인식해야 하며, 적극적이고도 능동적으로 상표권을 보호하여 상표의 일반화를 방지해야 한다. 예를 들어 타인에게 상표 선점을 당한 경우, 지체없이 이의를 제기하고, 상표침해를 당한 경우에는 지체없이 권리 행사를 해야 하며, 상표가 점점 약화되는 추세가 있으면 소비자가 상표를 정확하게 인식하도록 유도하는 등의 조치를 취해 상표의 식별 기능과 식별력을 보호해야 한다.