최근 비침해 확인의 소는 지식재산권 재판 실무에서 주목받고 있으며 실무상 중요한 의미를 갖는다. 이 글에서는 상표권 비침해 확인소송을 간략히 검토한다.
1. 비침해 확인소송의 제기 요건
1.1 원고에게 소의 이익이 있어야 한다
이익이 없으면 소를 제기할 수 없다는 원칙에 따라, 소의 이익은 원고의 제소와 법원의 판단을 위한 전제다. 민사상 권리가 침해되거나 타인과 분쟁이 생긴 경우 민사소송을 통한 구제가 필요한지를 의미한다.
상표권자의 침해 경고는 경고를 받은 사람의 권리를 불안정한 상태에 놓이게 한다. 경고의 적법성과 정당성을 확인하고, 불확실성을 해소하며, 자신의 행위가 침해인지 판단하여 생산·영업 방식을 바꿀 필요가 있는지 결정하려는 이익이 있다. 이러한 이익은 비침해 확인소송을 제기할 근거가 된다.
1.2 법원의 수리 요건
해양출판사가 저우샤오푸(周小璞) 등을 상대로 제기한 저작권 비침해 확인 사건에서 베이징시 제2중급인민법원은 피고가 원고를 상대로 소를 제기하지 않았고 직접적인 이해관계가 없다는 이유로 사건을 받아들이지 않았다. 이 견해는 제소가 실체적 권리에 기초해야 하며, 비침해 주장은 독립된 권리가 아닌 항변에 불과하다고 보았다. 또 지식재산권이 절대권이므로 이러한 소를 허용하면 권리자가 끝없는 소송에 휘말릴 수 있다고 우려했다.
그러나 이 견해는 실체적 권리·의무의 주체와 소송상 권리·의무의 주체를 혼동한다는 점에서 검토가 필요하다. 실체적 권리자만 원고가 될 수 있고 의무자는 항변만 할 수 있다는 결론은 적절하지 않다. 지식재산권은 절대권이지만, 특정인에게 침해 경고를 하면 당사자가 특정되고 권리자와 피경고자 사이에 상대적인 법률관계가 형성된다.
다만 불필요한 소송을 피하려는 우려에는 합리적인 면이 있다. 따라서 권리자에게 불필요한 소송 부담을 주지 않도록 비침해 확인소송의 수리 요건을 제한할 필요가 있다.
주요 제한은 최고인민법원 (2001) 민삼타자 제4호 회답에서 다룬, 원고의 제품이 침해 혐의가 있다는 취지의 서면을 발송한 경우에 근거한다. 서면은 경고 방식 중 하나일 뿐이다. 변호사 성명, 행정기관의 조사·단속 요청, 언론을 통한 공개 등의 방식도 가능하다. 이러한 경고는 당사자의 권리·의무 관계를 특정하여 비침해 확인소송의 수리 근거가 될 수 있다. 다만 권리자가 이미 침해소송을 제기한 경우에는 별도의 비침해 확인소송을 수리하지 않아야 한다.
2. 상표권 비침해 확인소송의 주요 심리사항
2.1 입증책임
침해소송과 비교하면 원고와 피고의 역할이 바뀐다. 원고가 비침해 확인을 적극적으로 청구하고, 피고의 침해 주장은 항변이 되므로 입증책임의 분배도 달라진다.
실무상 원고는 먼저 피고가 침해 경고를 했다는 사실을 증명한 다음, 침해가 성립하지 않음을 증명해야 한다. 예를 들어 (1) 주장된 침해 사실이 없거나, (2) 행위 또는 상품과 손해 사이의 인과관계가 없거나, (3) 과실이 없다는 점을 제시할 수 있다.
일반적으로 이들 요소 중 하나가 존재하지 않음이 확인되면 비침해를 입증하고 확인 청구를 뒷받침할 수 있다.
피고는 자신이 등록상표권을 보유한다는 사실과 원고가 이를 침해했다는 사실을 입증해야 한다.
2.2 등록상표의 정당한 사용
사용이 정당한지 여부도 중요한 쟁점이다. 상표법 실시조례 제49조는 등록상표에 상품의 보통명칭, 도형 또는 모델이 포함되거나 품질, 주요 원료, 기능, 용도, 중량, 수량 등 특징을 직접 표시하거나 지명이 포함된 경우, 권리자는 다른 사람의 정당한 사용을 금지할 수 없다고 규정한다.
이 규정은 포괄적이며 별도의 해석 규정은 없다. 재판 실무에서는 상품이 표지에 표시된 특징을 갖추었는지, 사용 목적이 정당한지, 혼동을 일으킬 고의가 있는지, 표지가 두드러지게 사용되는지, 공중을 오인하게 할 가능성이 있는지를 종합적으로 판단한다.
