기술상식에 근거한 진보성 거절이유에 대한 대응

1. 문제의 제기

중국 전리심사지침 제2부 제4장은 하나 이상의 선행기술 문헌에 공개된 서로 다른 기술적 내용을 결합하여 청구된 발명의 진보성을 평가할 수 있다고 규정한다. 이에 따라 심사관은 하나 이상의 인용문헌과 기술상식을 결합하여 진보성을 판단하는 경우가 많다.

출원인과 심사관 사이에서는 하나 이상의 구성요소가 기술상식에 해당하는지가 쟁점이 되기 쉽다. 출원인은 심사관이 그 구성요소를 기술상식이라고 볼 증거를 제시하지 않았다는 이유로 반박하여 거절이유를 극복하려는 경우가 많다. 그러나 이러한 대응만으로는 효과가 제한적이다. 관련 법령이 이 경우 심사관의 입증책임을 명확히 규정하지 않으므로, 기술상식에 근거한 진보성 거절이유에 대응하는 것은 어려운 문제다.

2. 분석

전리심사지침에 따르면 기술상식에는 가장 가까운 선행기술을 기준으로 다시 정한 기술적 과제를 해결하기 위한 해당 분야의 관용수단, 또는 교과서나 참고서에 공개된 기술적 수단 등이 포함된다. 따라서 해결할 과제와, 문제의 구성요소가 관용수단 또는 이러한 문헌에 기재된 수단인지가 중요한 판단 요소다.

심사관이 기술상식을 이용하여 진보성을 평가하는 경우, 출원인은 다음과 같은 대응을 고려할 수 있다.

2.1 실제 기술상식에 해당하는 수단을 제시한다

해당 분야의 기술상식을 이루는 구체적인 수단을 제시하고, 문제의 구성요소와 어떻게 다른지 설명할 수 있다. 단순히 기술상식임을 부인하기보다 실제로 무엇이 기술상식에 해당하는지 찾아 심사관에게 제시하는 방법이다.

구체적으로, 다시 정한 기술적 과제를 기준으로 해당 분야의 권위 있는 교과서나 참고서를 조사하여, 그 과제를 해결하는 데 사용되는 수단을 찾는다. 그리고 그러한 수단이 해당 분야의 기술상식임을 설명한다. 이어서 그 수단과 청구항의 구성요소를 비교하여 기술적 구현의 차이와 후자가 전자에 비해 가져오는 기술적 효과를 상세하게 분석하면, 문제의 구성요소가 기술상식과 다르다는 점을 입증할 수 있다.

인용문헌이나 해당 분야의 다른 출판물에, 통상 그 과제를 해결하기 위해 문제의 구성요소를 사용하지 않는다는 내용이 있다면 더욱 설득력 있는 반박이 될 수 있다.

2.2 기술적 효과를 활용한다

문제의 구성요소가 가져오는 기술적 효과를 통해 기술상식이 아님을 설명할 수도 있다. 중국 전리법에서 기술적 효과는 진보성을 뒷받침하는 중요한 근거다. 예측할 수 없는 기술적 효과는 기술적 해결수단의 진보성을 뒷받침할 수 있다.

출원인은 명세서의 내용을 근거로, 다시 정한 과제를 해결하는 과정에서 해당 구성요소가 수행하는 역할을 통상의 기술자가 쉽게 생각할 수 없으며, 그 구성요소에서 직접 발생하는 효과도 예측하기 어렵다고 설명할 수 있다.

즉, 출원서류를 읽기 전의 통상의 기술자가 그 구성요소의 다른 효과는 알고 있더라도, 다시 정한 과제를 해결하고 본 출원에서 설명한 효과를 얻기 위해 이를 사용할 생각은 하지 못할 수 있다. 이 경우 그 구성요소가 가져오는 성능이나 장점은 통상의 기술자의 예상을 벗어나며, 해당 과제를 해결하기 위한 사용은 기술상식으로 볼 수 없다.

명세서에 해당 구성요소의 기술적 효과가 명확히 기재되지 않았다면, 청구된 해결수단에서 그 구성요소를 가상으로 제외하는 경우를 검토할 수 있다. 남은 구성요소만으로 완전한 기술적 해결수단을 구성할 수 없거나 과제를 해결할 수 없다면, 해당 구성요소가 청구된 조합 전체에 상당한 기여를 한다는 점을 보여 준다.

나아가 통상의 기술자가 출원서류를 읽은 후에야 해당 구성요소가 관련 기술적 효과를 가진다는 것을 이해할 수 있다고 주장할 수 있다. 이는 그 효과가 해당 분야에서 통상 얻어지는 효과가 아님을 뒷받침한다. 상당한 기여를 하면서 이러한 효과를 가져오는 구성요소는 기술상식과 구별할 수 있다.

2.3 다른 구성요소와의 상호작용을 분석한다

독립항이나 종속항의 구성요소는 고립된 요소가 아니라 서로 작용하고 영향을 주면서 하나의 전체를 이룬다. 어떤 구성요소만 보면 통상적인 선택으로 보일 수 있다. 그러나 다른 구성요소와의 상호작용으로 기술적 과제를 해결하고, 단독으로 존재할 때와 다른 효과를 가져온다면, 그러한 조합에서의 사용은 기술상식의 정의에 해당하지 않을 수 있다.

예를 들어 중국 특허출원 제03121391.X호의 독립항은 멀티 기가비트 이더넷 단말을 지원하는 광전 다중화 방법에 관한 것으로, 다음 단계를 포함한다.

(a) 회선 진단 및 포트 다중화 기능이 있는 물리계층 주문형 집적회로를 사용하여, 각 사용자 링크에 기가비트 전기 인터페이스에 대응하는 사용자 포트와 기가비트 광 인터페이스에 대응하는 사용자 포트를 마련한다.

(b) 두 포트의 링크 상태를 나타내는 실시간 검출 신호에 따라 활성 사용자 포트를 정하고, 이를 사용 가능한 포트로 설정하여 사용자 링크의 데이터를 전송한다.

심사관은 두 인용문헌을 제시하고, 문헌에 공개되지 않은 ‘확정된 활성 사용자 포트를 사용 가능한 포트로 설정하는 것’이 해당 분야의 기술상식이라고 판단하였다.

출원인은 그 구성요소의 기여가 단독으로는 두드러져 보이지 않더라도 전체 해결수단에서 기본적인 역할을 하므로 기술상식이 아니라고 보았다. 이에 다른 청구항 구성요소와의 상호작용을 분석하여 답변하였다.

활성 포트를 사용 가능한 포트로 설정하는 직접적인 효과는 그 포트가 데이터를 전송할 수 있게 하는 것이다. 그러나 청구항 1의 다른 구성요소와 결합하면, 각 포트의 링크 상태에 따라 사용 가능한 전기 또는 광 인터페이스가 사용자 데이터를 전송한다. 따라서 인터페이스 모듈을 교체하지 않고도 이더넷 포트가 두 인터페이스를 모두 지원할 수 있다. 광전 전환 시에는 사용 가능한 인터페이스를 바꾸면 되며 사용자 링크를 중단할 필요가 없다.

청구된 조합에서는 두 종류의 인터페이스를 모두 지원하고 광전 전환에 따른 링크 중단을 피하는 효과가 얻어진다. 이는 해당 구성요소만으로 직접 얻을 수 있는 효과가 아니다. 출원인은 이를 근거로, 청구된 해결수단에서 활성 사용자 포트를 사용 가능한 포트로 설정하는 것은 기술상식이 아니라고 주장하였고, 심사관은 이 답변을 받아들였다.

3. 결론

심사관이 차이점에 해당하는 구성요소를 기술상식으로 보아 진보성을 평가하면, 출원인은 답변에서 그 구성요소의 기능과 기술적 효과를 다루게 된다. 따라서 출원서류를 작성할 때 각 구성요소가 전체 해결수단에서 하는 역할, 단독으로 얻는 효과 및 다른 구성요소와 결합하여 얻는 효과를 상세히 기재하는 것이 바람직하다. 이는 후속 심사 의견에 답변할 때 더 충분한 근거가 된다.