중국은 디자인출원에 실체심사를 하지 않고 예비심사를 거쳐 권리를 부여한다. 따라서 등록 후 권리가 불안정할 수 있으며 무효심판과 소송도 증가하고 있다. 효과적인 권리행사를 위해 중국 전리법, 심사지침 및 당소의 실무 경험에 따른 출원 시 유의사항을 소개한다.
1. 사전 디자인 조사
사전 조사는 위험을 줄이는 효과적인 방법이다. 특히 다음 두 가지를 살펴볼 필요가 있다.
(1) 출원일 또는 우선권을 주장하는 경우 우선일 이전에 중국이나 외국에서 공공연히 알려진 선행디자인에 해당하는가? 이는 신규성 요건이다.
(2) 출원일 이전에 타인이 취득한 합법적 권리와 충돌하는가? 이는 중국법에 따라 향유하고 해당 출원일에 유효한 권리·이익을 말하며, 상표권, 저작권, 기업명칭권, 초상권 및 주지상품 특유의 포장·장식을 사용할 권익 등을 포함한다.
실무에서는 허락 없이 타인의 등록상표나 저작물을 자기 디자인의 전부 또는 일부에 포함하여 출원하는 경우가 적지 않다.
2. 병합출원
원칙은 하나의 디자인에 하나의 출원이다. 다만 제3차 개정 전리법 제31조 제2항은 동일 제품의 두 개 이상 유사디자인과 한 벌 제품의 디자인에 대해 병합출원을 허용한다. 하나의 출원으로 취급되며 출원료도 한 건분만 납부한다.
2.1 유사디자인
유사디자인은 동일한 제품에 관한 것이어야 한다. 각 디자인을 지정된 기본디자인과 개별적으로 비교한다. 동일하거나 유사한 디자인 특징을 가지고, 차이가 국부의 미세한 변경, 해당 제품의 통상적인 디자인, 디자인 단위의 반복배열 또는 단순한 색채 변경에 그치면 유사한 것으로 본다.
따라서 디자인 구상을 가장 잘 표현한 것을 기본디자인으로 지정하면, 다른 디자인과의 차이를 줄이는 데 유리하다.
동일한 설계자의 여러 유사디자인을 각각 출원하면 이중등록 문제가 생길 수 있다. 병합출원은 이를 피할 수 있는 방법이다. 각각 출원한 후 제3자가 이중등록을 이유로 무효심판을 청구하면 하나의 디자인권만 유지할 수 있는 경우가 있다.
2.2 한 벌 제품
같은 대분류에 속하고 공통된 디자인 구상을 가진 두 개 이상의 독립된 제품으로 구성된다. 각 제품에 독립적인 사용가치가 있고, 조합에도 사용가치가 있어야 한다. 커피잔, 커피포트, 우유포트 및 설탕통으로 구성된 커피용품이 그 예다.
한 벌 제품의 출원에는 하나 또는 여러 구성제품에 대한 두 개 이상의 유사디자인을 포함해서는 안 된다.
3. 부품과 제품 전체의 관계
무효 판단의 전체 관찰·종합 판단 원칙을 고려하면, 개별 부품의 디자인을 출원하는 것이 적절할 수 있다. 디자인 특징이 부품 자체에 있다면, 그 부품을 하나의 완전한 제품으로 보아 출원하고 부품을 포함한 장치 전체를 출원하지 않는 방안을 검토할 수 있다.
도 1은 척추수술용 로드 정복 장치의 푸셔를 보여 준다. 이 장치는 척추뼈에 부착된 앵커의 안착부에 로드를 밀어 넣는 데 사용된다. 도 2와 도 3은 푸셔를 포함한 장치의 두 실시예다.
출원인은 처음에 두 실시예의 디자인을 출원하려 했다. 그러나 두 디자인의 특징은 모두 도 1의 푸셔 자체에 있었다. 두 장치 전체는 유사디자인 요건을 충족하지 않아 병합출원할 수 없고, 각각 출원하면 보호범위가 제한된다. 따라서 당소는 도 1의 푸셔 자체에 대해 디자인출원을 할 것을 권고하였다.
4. 요약설명
중국에서는 디자인의 요약설명이 필수 출원서류다. 다른 제도와 차이가 있으며, 예를 들어 유럽연합은 디자인출원 시 이러한 설명을 요구하지 않는다.
요약설명은 도면이나 사진만으로 정확히 표현되지 않는 내용을 보충한다. 제품명, 용도 및 디자인 요점을 포함하며, 요점을 가장 잘 나타내는 도면 또는 사진 한 장을 지정해야 한다.
(1) 제품의 용도는 특히 여러 용도가 있는 제품의 분류를 정하는 데 사용된다.
(2) 디자인 요점은 설명의 중요한 부분이며 선행디자인과의 주요 차이를 나타낸다. 새로운 디자인은 기존 요소와 함께 선행디자인과 동일하지도 유사하지도 않은 요소를 포함하는 경우가 많다. 후자가 창작적 기여를 나타낸다. 요점을 설명하면 독자는 선행디자인과의 차이와 혁신적인 부분을 쉽게 이해할 수 있다.
중국 실무상 출원 시 제출된 디자인 요점은 침해 판단에 참고될 수 있으며, 출원 기록은 소송에서 그 요점을 인정하는 증거가 될 수 있다.
