1. 배경

심사관은 종전에는 주로 신규성과 진보성 심사를 통해 청구항의 보호범위가 지나치게 넓어지는 것을 방지하였다. 그러나 중국 전리법의 제3차 개정 이후, 특히 2011년부터는 청구항이 명세서에 의해 뒷받침되지 않는다는 지적이 증가하였다. 보호범위가 너무 넓다는 이유로 청구항에 이의를 제기하는 심사 의견이 많아진 것이다.

이러한 경우 심사관은 통상 각 청구항의 구성요소를 명세서의 실시예와 비교하여, 명세서에는 공개되어 있으나 청구항에는 없는 구성요소를 찾는다. 이어서 그 구성요소가 빠졌기 때문에 청구항이 뒷받침되지 않는다고 판단하고, 출원인에게 이를 청구항에 추가하도록 요구한다.

2. 분석과 대응

전리심사지침 제2부 제2장 3.2.1에 따르면 청구항, 특히 독립항이 명세서에 의해 뒷받침되는지는 해결하려는 기술적 과제와 밀접하게 관련된다. 문제의 구성요소가 다른 구성요소와 함께 과제를 해결하는 데 반드시 필요하다면, 통상의 기술자는 청구항에 포함된 다른 변형이나 균등한 대체수단도 과제를 해결할 것이라고 합리적으로 예측할 수 없다. 이 경우 그 구성요소가 없는 청구항은 뒷받침되지 않는다.

반대로 문제의 구성요소가 과제 해결에 직접 작용하지 않고, 통상의 기술자가 명세서를 통해 청구된 해결수단을 도출하여 실시할 수 있다면, 그 구성요소를 추가하지 않아도 청구항은 뒷받침될 수 있다.

중국 특허출원 제200910171949.7호의 청구항 1은 색 변이를 보정하는 광학 필터에 관한 것으로, 주로 배경층 위에 정해진 두께로 형성된 녹색광 흡수 패턴을 사용한다. 심사관은 명세서에 기재된 패턴의 배치와 형상이 청구항에 한정되지 않아 뒷받침이 부족하다고 보았다. 이에 녹색광 흡수 줄무늬가 서로 평행하고 일정 간격으로 떨어져 있다는 구성요소를 추가하도록 요구하였다.

출원인은 먼저 청구항 1의 목적은 시야각이 커질 때 발생하는 색 변이를 최소화하는 것이며, 패턴의 기능은 녹색광을 흡수하는 것이라고 설명하였다. 패턴의 형상이나 배치와 관계없이 정해진 시야각으로 방출되는 녹색광을 흡수할 수 있다. 따라서 통상의 기술자는 명세서에 기재된 줄무늬형, 파형, 배열형, 벌집형 등 청구항 범위의 변형을 사용하여 색 변이를 보정할 수 있다.

또한 일정 간격을 두고 평행하게 배치된 줄무늬는 하나의 실시예에 불과하다. 이러한 형상과 배치는 예시된 디스플레이 구조에 맞춘 것이며, 색 변이를 줄이는 것과 직접적인 관계가 없다. 디스플레이 구조가 달라지면 통상의 기술자는 흡수 패턴의 형상과 배치를 그에 맞게 변경할 수 있다.

따라서 청구항 1은 패턴의 형상과 배치를 한정하지 않아도 명세서에 의해 뒷받침된다. 심사관은 최종적으로 당초 의견을 변경하고 지적된 문제가 해소되었다고 인정하였다.

이러한 심사 의견에 대응할 때 기술적 과제를 중심으로 논증하는 방법은 실무에서 계속 검증하고 관찰할 필요가 있다. 여기서 설명한 대응은 청구항의 넓은 범위 때문에 뒷받침 여부가 문제 된 경우를 대상으로 한다.

3. 결론

중국 심사에서 뒷받침 요건이 중시되는 만큼, 출원인은 청구항의 보호범위를 명세서의 공개 내용에 맞추어야 한다. 청구항과 명세서의 일관성, 화학 분야의 실시예가 기술적 해결수단을 뒷받침하는지 여부, 대체 실시형태의 충분히 상세한 설명 등 다른 문제에도 유의해야 한다.