2013년 초 적용되는 상표법 제31조는 타인의 기존 선행권리를 침해하는 출원과, 타인이 이미 사용하여 일정한 영향력을 가진 상표를 부정한 수단으로 선점 등록하는 것을 금지한다. 이 글은 후자의 선점 등록을 다룬다.
중국에서는 상표 선점 문제가 점점 심각해지고 있다. 선사용자가 제때 등록하거나 효과적인 구제를 구하지 않으면 브랜드를 잃거나, 이를 되찾거나 사용허락을 얻는 데 큰 비용을 들일 수 있다. 선점 사실을 알게 되면 사정을 분석하고 신속하고 유연하게 여러 수단을 결합하여 대응해야 한다. 다음 여섯 가지 방안을 검토할 수 있다.
1. 지체 없이 새로 출원한다
선점 출원이나 등록을 발견하면 중국에 해당 상표를 신속히 출원한다. 앞선 출원 때문에 거절될 수 있으나, 심사나 심판 중 선점 출원·등록이 취소되면 등록될 가능성이 있다. 또한 다른 제3자가 다시 선점하는 것을 막는 데 도움이 된다.
2. 상표행정기관을 통해 취소를 구한다
선점 출원이 예비심사 공고 단계라면 3개월의 공고기간 내에 상표국에 이의를 신청한다. 이의가 인정되면 해당 상표는 등록되지 않는다.
등록 후 5년이 지나지 않았다면 상표 소유자나 이해관계인은 상표평심위원회에 취소를 청구할 수 있다. 이 글에서 설명하는 경우 저명상표 소유자는 5년 제한을 받지 않는다.
사용을 통해 일정한 영향력을 얻었다는 증거와 선점자의 악의 또는 부정한 수단을 보여 주는 증거가 중요하다. 관련 증거가 부족하여 실패하는 사례가 많다.
3. 민사소송을 검토한다
이의신청이나 분쟁 청구기간을 놓쳤다면 민법통칙의 성실신용 원칙에 근거한 민사소송을 검토할 수 있다.
행정 구제와 민사소송은 모두 사후 구제다. 해결에 시간이 오래 걸리고 증거 수집도 어려우며, 영향력·사용·악의에 대한 입증 요구가 높아 성공 가능성이 제한될 수 있다.
4. 양도 또는 공존 약정을 협상한다
많은 선점자는 높은 양도대금을 목적으로 한다. 특히 개인·자영업자이거나 지정 상품·서비스와 사업범위가 크게 다른 출원인일 때 그러한 가능성이 있다. 선사용자는 상대방과 접촉하여 양도 또는 공유·공존 약정을 협상하고 필요한 권리의 전부나 일부를 확보할 수 있다.
5. 새로운 상표로 바꾼다
사용 상황, 확보한 증거 및 상대방의 사정을 고려할 때 방안 2~4가 어렵거나 감당하기 힘든 비용이 든다면 새 상표로 변경하는 방안을 검토할 수 있다. 이의신청이나 심판 절차로 선점 상표의 등록을 늦추고 변경을 준비할 시간을 확보하는 방법도 있다.
6. 불사용 취소를 청구한다
선점자는 등록상표를 실제로 사용할 의사가 없는 경우가 많다. 사용 상황을 관찰하고 3년간 계속 사용하지 않았다면 상표법 제44조에 따른 취소를 청구할 수 있다.
