1. 개요
2013년 홍콩 특허제도에는 표준특허와 단기특허가 있다. 지식산권서 산하 특허등록처가 등록을 담당한다. 특허조례는 신규성·진보성 등의 요건을 정하지만, 등록 전에는 이러한 실체요건을 심사하지 않고 방식심사만 한다.
따라서 침해가 발생하거나 유효성이 다투어질 때 권리를 효과적으로 행사할 수 있는지가 문제 될 수 있다. 특히 표준특허는 중국 본토의 발명특허와 유사한 요건을 가진다.
표준특허는 지정 특허청이 등록한 특허를 기초로 한다. 지정 특허청은 중국 SIPO, 영국을 지정한 특허에 관한 유럽 특허청, 영국 특허청이다. 예를 들어 SIPO에 등록된 특허를 기초로 홍콩에서 등록·허여를 신청할 수 있다. 대응하는 표준특허는 지정특허와 같은 보호범위를 가진다.
2. 지정특허가 취소된 경우
지정특허가 이의 또는 취소절차에서 전부 또는 일부 취소되면 대응하는 홍콩 표준특허의 유효성이 문제 된다.
홍콩의 특허 보호는 독립적이므로 다른 관할에서 취소되었다는 사실만으로 홍콩 권리가 자동 소멸하지는 않는다. 다만 표준특허가 특허조례의 신규성·진보성 등 요건을 충족하지 못할 가능성을 나타낼 수 있다. 새로운 선행기술이 발견되어 유효성이 다투어질 수도 있다. 특허조례는 이러한 상황에 대응하는 취소 및 등록 후 보정 절차를 마련하고 있다.
2.1 취소 절차
주로 두 가지 경로가 있다.
(1) 지정특허가 정해진 이의 또는 취소절차에서 취소된 경우, 등록관이나 법원에 대응 표준특허의 취소를 신청할 수 있다. 효력이 발생한 취소결정을 입증하는 자료 등 필요한 서류를 제출한다. 등록관은 취소명령을 내리거나 법원에 사건을 이송할 수 있다.
(2) 등록 후에는 언제든지 법원에 취소를 신청하고 관련 증거를 제출할 수 있다. 취소 여부는 법원이 판단한다.
2.2 등록 후 보정
주로 다음 세 가지 경우가 있다.
(1) 지정특허의 명세서가 정해진 이의 또는 취소절차 후 보정된 경우, 표준특허권자는 기한 내에 대응 보정서류를 등록관에게 제출해야 한다. 기한은 지정 특허청에서의 보정일과 홍콩 표준특허 등록일 중 늦은 날부터 6개월이다. 등록관은 해당 요건에 따라 처리한다.
(2) 등록 후 언제든지 권리자는 법원에 명세서 보정을 신청할 수 있다. 허용 여부는 법원이 결정한다.
(3) 침해소송이나 취소절차 등 표준특허의 유효성이 문제 되는 법원 절차에서도 권리자는 보정을 신청할 수 있으며, 법원의 판단에 따른다.
3. 분석 및 대응
이 제도에서는 홍콩의 등록 전 실체심사가 없지만, 등록 후 절차에서 법원이 유효성을 판단할 수 있다.
권리자는 지정특허의 상태, 새로 발견된 선행기술 및 보호 필요성을 정기적으로 검토하여 보정 여부를 판단해야 한다. 특히 정해진 절차에서 지정특허가 보정되었다면 위 6개월 기한 내에 신속히 대응 서류를 제출해야 한다.
예를 들어 지정특허가 이의 또는 취소절차에서 보정된 경우 그에 상응하는 변경을 할 수 있다. 신규성·진보성에 영향을 주는 문헌을 발견했거나 기존 범위가 보호 필요성에 맞지 않는 경우에도 보정 신청을 검토할 수 있다. 적절한 등록 후 보정은 권리를 안정시키고 침해·취소절차에서 효과적으로 유지하는 데 도움이 된다.
