외국 특허 출원에 대한 비밀유지 심사제도에 대하여

1. 들어가면서

2009. 10. 1. 부터 시행된 중국 전리법(제3차 개정 전리법)은 중국에서 완성된 발명 또는 고안을 외국에 출원하는 경우 비밀 유지 심사를 받아야 한다고 규정하고 있다.

중국에서 완성된 발명 또는 고안은 비밀 유지 심사를 거쳐 비밀 유지의 필요가 없다고 판단된 경우, 외국에 특허 출원을 할 수 있다. 상기 규정을 위반하면 외국에서 출원된 발명 또는 고안에 대해 중국에서 다시 특허 출원 또는 실용신안 등록 출원을 할 경우 등록이 허여되지 않는다(전리법 제20조). 설사 등록되었다고 하더라도 상기 이유로 인해 무효가 될 수 있다.

여기서 "중국에서 완성된 발명 또는 고안"이란 발명 또는 고안의 실질적 부분이 중국에서 완성된 것을 가리킨다.

2. 세 가지 경우

비밀 유지 심사의 청구는 국가지식산권국(SIPO)에 제출해야 하며, 구체적으로 세 가지 경우가 있다.

① 직접 외국에 특허 출원하는 경우

② 중국에 특허 출원을 한 후 외국에 특허 출원을 하는 경우

③ 특허 협력 조약(PCT)에 의한 국제 출원을 하는 경우

①의 경우，출원인은 외국에 특허 출원을 하기 전에 서면으로 SIPO에 비밀 유지 심사 청구서 및 기술 제안 설명서를 제출하여야 한다. 이와 동시에 출원인은 또한 심사관이 참고하도록 해당 외국어 명세서를 제출할 수도 있다. 여기서 기술 제안 설명서는 외국에 특허 출원하는 발명 또는 고안의 내용과 일치해야 한다.

②의 경우, 출원인은 중국에 특허 출원을 할 때, 또는 외국에 특허 출원을 하기 전에 비밀 유지 심사 청구서를 제출해야 한다. SIPO의 통계에 따르면, 60%의 출원인이 중국에 특허 출원을 할 때 비밀 유지 심사 청구서를 제출한 것으로 확인된다.

③의 경우, 출원인이 SIPO에 국제 출원을 제출하는 것은 SIPO에 비밀 유지 심사 청구를 제출한 것으로 간주된다. 따라서 ③의 경우에는 출원인이 비밀 유지 심사 청구를 제출할 필요가 없다. 또한, 출원인이 중국을 제외한 수리 관청(IB를 포함)에 국제 출원을 제출하는 경우에는 ①의 경우에 준하여 진행해야 한다. 그리고 SIPO를 수리 관청으로 하는 경우 출원인 중 적어도 한 출원인의 국적 또는 주소지가 중국이어야 한다.

출원인의 자격이 상기 요건에 부합하지 않으면, SIPO는 수리 및 심사를 진행하지 않고 출원 서류를 지체없이 국제 사무국에 전달한다. 이 경우 상기 ③의 경우에 속하지 않는다.

위 세 가지 경우 중 ①과 ②의 경우, SIPO는 중국어 서류만을 받는다. ③의 경우에는 SIPO는 중국어 또는 영문 서류를 받는다.

3. 심사

SIPO는 비밀 유지 심사 청구서를 받은 후 심사를 거쳐 심사 의견 통지서를 청구인에게 발행한다. 심사 의견 통지서에는 비밀 유지의 필요가 없이 외국에 대한 특허 출원을 허용한다는 취지, 국가의 안보 또는 중대한 이익과 관련될 수 있어 외국에 대한 특허 출원을 일시 유보한다는 취지, 또는 제출 서류가 규정에 부합하지 않아 비밀 유지 심사 청구를 제출하지 않은 것으로 간주한다는 취지 등이 담겨 있다. "외국에 대한 특허 출원을 일시 유보한다"는 취지의 심사 결론과 관련하여 SIPO는 비밀 유지 심사 결정을 발행함으로써 비밀 유지의 필요 여부를 청구인에게 알린다.

청구인은 비밀 유지 심사 청구의 제출일로부터 4개월 이내에 심사 의견 통지서를 받지 못한 경우, 또는 상기 “외국에 대한 특허 출원을 일시 유보한다”는 취지의 심사 의견 통지서를 받은 후 비밀 유지 심사 청구일로부터 6개월 이내에 비밀 유지 심사 결정을 받지 못한 경우 해당 발명 또는 고안에 대해 외국에 특허 출원을 하는 것을 허용하는 것으로 간주한다(전리법 실시세칙 제9조).

4개월과 6개월은 통지 또는 결정을 받지 못했을 때 외국 출원이 가능해지는 법정 대기기간이며, 모든 청구의 심사에 그 기간이 필요한 것은 아니다.

SIPO의 통계에 따르면, 비밀 유지 심사 청구일부터 SIPO가 최초 심사 결정을 발행할 때까지의 평균 기간은 약 2주이다. 일반적으로 ②의 경우 중국 특허 출원 서류와 비밀 유지 심사 청구를 창구를 통해 동시에 제출하는 경우, 출원인은 그 당일에 해당 출원의 수리통지서를 받음과 함께 비밀 유지 심사 의견 통지서도 받을 수 있다. ③의 경우는 일반적으로 1주일 이내에 비밀 유지 심사가 완료된다.

4. 제안

출원인은 자신의 상황에 따라 비밀 유지 심사 청구를 제출할 것인지를 판단하고, 해당 경우에 상응하는 서류를 제공할 수 있다. 해당 발명 또는 고안이 중국에서 완성된 것인지를 판단할 때에는 출원인 또는 발명자의 관련 정보(예를 들어, 국적, 최근 근무 장소 및 거소 등)를 참고할 수 있다.

외국 출원인이 중국에서 완성된 발명 또는 고안에 대해 ③의 방식으로 SIPO를 통해 국제 출원을 하는 경우, SIPO는 출원인이 중국 국민 또는 주민이 아니라는 이유로 그 서류를 국제 사무국에 전달할 수 있다. 이 경우 SIPO에 비밀 유지 심사 청구를 제출한 것으로 인정되지 않으므로 이 점에 유의할 필요가 있다.

비용과 언어도 고려해야 한다. ①의 비밀유지심사 청구 자체에는 관납료가 없지만, ②는 중국출원 비용, ③은 국제출원 비용이 발생한다. ①과 ②는 중국어 서류를 제출해야 하고, ③은 중국어 또는 영어 출원이 가능하므로 일부 외국 출원인에게 언어상 편의를 제공할 수 있다. 원문에 인용된 통계에 따르면 심사된 청구의 약 99.9%는 외국 출원이 허용되었다.