1. 들어가며
물품 발명은 일반적으로 구조나 매개변수로 기술적 특징을 한정하고, 방법 발명은 절차적 특징을 중심으로 한정한다. 이러한 방식으로 기술적 내용을 정확히 표현할 수 없거나 발명을 충분히 보호할 수 없다면, 청구항에 기능적 한정을 사용할 수 있다. 기능적 특징이란 그 기능 또는 달성하려는 효과를 통해 한정한 특징을 말한다.
중국 전리 심사에서는 기능적 특징에 어떤 요건을 적용하는가? 심사 중 어떤 문제가 발생하며, 출원서류 작성 시 무엇을 고려해야 하는가? 아래에서 이를 살펴본다.
2. 관련 규정과 분석
「전리심사지침」 제2부 제2장 3.2.1은 기능적으로 한정된 특징에 관하여 다음과 같이 규정한다.
물품 청구항에서는 기능 또는 효과로 발명을 한정하는 것을 가능한 한 피해야 한다. 다만 구조로 한정할 수 없거나 기능·효과로 한정하는 것이 더 적절하고, 명세서의 실험·조작 또는 해당 기술분야의 통상적 수단을 통해 그 기능·효과를 직접적이고 확실하게 검증할 수 있는 경우에는 허용된다.
청구항에 기재된 기능적 특징은 그 기능을 실현할 수 있는 모든 실시형태를 포괄하는 것으로 해석된다.
명세서에 다른 대체 방식도 사용할 수 있다고만 모호하게 기재되어 있고, 통상의 기술자가 그 방식이 무엇인지 또는 어떻게 사용하는지 이해할 수 없다면, 청구항의 기능적 한정은 허용되지 않는다.
순수하게 기능만으로 한정된 청구항은 명세서의 뒷받침을 받지 못하므로 허용되지 않는다.
이에 따라 기능적 한정을 사용할 때에는 다음 사항에 유의해야 한다.
1. 적용되는 상황을 구분해야 한다. 방법 청구항에는 물품 청구항에 적용되는 특별한 조건이 없다. 물품 청구항에서는 구조적 한정이 불가능하거나 기능·효과로 한정하는 것이 더 적절하고, 그 기능·효과를 직접적이고 확실하게 검증할 수 있어야 한다.
2. 기능적 한정을 사용하면 해당 기능을 실현할 수 있는 모든 수단을 포함하게 되므로, 명세서가 그 범위를 충분히 뒷받침해야 한다.
3. 상세하게 설명한 실시형태 외의 대체 방식도 명세서에 명확하게 설명해야 한다.
4. 기능적 특징은 독립적으로 사용할 수 없으며, 구조적 특징이나 방법의 단계와 결합하여 발명을 한정해야 한다.
3. 일반적인 거절이유
기능적 특징과 관련된 거절이유는 대체로 두 가지 유형으로 나뉜다.
첫째, 심사관은 통상의 기술자가 해당 기능을 실현하는 공지의 방식을 이해할 수 있는지, 명세서에 명시한 방식 외에 기능적 한정이 포괄하는 다른 방식도 동일한 기능과 기술적 효과를 실현할 수 있는지 판단한다. 그렇지 않으면 해당 청구항은 명세서의 뒷받침을 받지 못하는 것으로 판단될 수 있다.
둘째, 청구항이 기능을 통해 달성하려는 목적이나 효과만 기재하고, 이를 실현하는 실제 기술적 수단은 제시하지 않는지 판단한다. 이 경우에도 명세서의 뒷받침이 부족하다는 거절이유가 제기될 수 있다.
4. 출원서류 작성 시 유의점
위와 같은 거절이유를 피하려면 다음 두 가지를 고려할 수 있다.
첫째, 기능적 특징을 실현하는 구체적인 방식을 가능한 한 많이 명세서에 기재하고, 각 방식의 원리와 절차를 상세하게 설명한다. 균등한 실시예가 여러 개라면 하나 또는 두 개를 대표적으로 자세히 설명하고, 나머지는 이를 인용하면서 차이점을 추가로 설명할 수 있다.
둘째, 각각의 구체적 실시형태에 대해 적어도 하나의 종속항을 작성하는 것을 고려한다. 실질심사나 무효심판에서 기능적 특징이 부정되는 경우, 적절한 종속항이 보정의 근거가 될 수 있다. 침해소송에서도 구체적 실시형태를 포함한 종속항을 침해 의심 제품의 부품과 직접 비교하여, 제품이 권리범위에 속하는지 법원이 판단하도록 도울 수 있다.
