최근 투자 분야에서는 라틴아메리카 시장이 세계적으로 큰 주목을 받을 것이라는 전망이 제기되고 있다. 라틴아메리카의 34개 국가와 지역 가운데 특히 아르헨티나(AR), 브라질(BR), 멕시코(MX)가 많은 외국 기업의 관심을 받고 있다. 기업 전략의 중요한 수단인 특허 보호 역시 이 지역에 대한 관심이 커지면서 더욱 중요해지고 있다. 이에 필자는 이 세 나라를 예로 들어 라틴아메리카의 특허제도를 살펴보았다.
1. 아르헨티나(AR)
아르헨티나는 파리협약 회원국이지만, 원문 작성 당시에는 PCT 체약국이 아니었다. 아르헨티나의 산업재산권 제도는 특허, 실용신안 및 디자인을 보호한다. 출원인은 법률 제24,481호(Law 24,481)와 법령 제260/96호(Decree 260/96)에 따라 특허와 실용신안을 보호받을 수 있으며, 법률 제16,478호(Law 16,478)와 법령 제6673/63호(Decree 6673/63)에 따라 디자인을 보호받을 수 있다.
아르헨티나는 특허출원에 대해 심사제를 채택하고 있다. 출원 공개일부터 60일 이내에 제3자는 아르헨티나 특허청(INPI-AR)에 이의신청을 제출할 수 있다. 발명자가 어떤 통신 수단을 통해 발명을 공개하거나 국내 또는 국제 전시회에 발명을 전시한 경우에는 1년의 신규성 상실 예외기간이 인정된다.
특허권의 보호기간은 출원일부터 20년이고, 실용신안권의 보호기간은 10년이다. 디자인권의 보호기간은 5년이며, 5년씩 두 차례 연장할 수 있어 최장 15년간 보호된다. 단일성 요건을 충족하면 하나의 디자인출원에 동일한 외관과 관련된 디자인을 최대 50개까지 포함할 수 있다.
2012년 12월 아르헨티나 특허청은 규정 제318호(Regulation 318)를 공포하여 컴퓨터프로그램 관련 발명의 보호를 규정했다. 이는 유럽특허청(EPO)의 해당 규정과 유사한 면이 있다. 컴퓨터프로그램 자체, 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체에 저장된 프로그램, 또는 통상적인 컴퓨터로 그 프로그램을 실행하는 방법은 특허성이 인정되지 않는다.
다만, 발명이 기술적 해결수단을 제공하거나 종래기술에 비해 기술적 기여를 하는 경우에는 컴퓨터프로그램과 관련된다는 이유만으로 특허성을 부정할 수 없다. 예를 들어 컴퓨터를 통해 전송되는 물리적 파라미터를 처리하는 방법, 컴퓨터 시스템의 작동 성능을 향상시키는 방법, 컴퓨터 간 연결을 개선하는 방법 등은 프로그램과 관련되더라도 기술적 구성요소를 가진 해결수단으로 볼 수 있다.
2. 브라질(BR)
브라질은 파리협약 회원국이자 PCT 체약국이다. 출원인은 1996년 5월 공포된 법률 제9,279호(Law No. 9,279)에 따라 특허, 실용신안 및 디자인 등의 지식재산권을 보호받을 수 있다.
원문에서 설명하는 보호기간은 특허의 경우 출원일부터 20년 또는 등록일부터 10년 중 더 긴 기간이고, 실용신안은 출원일부터 15년 또는 등록일부터 7년 중 더 긴 기간이다. 디자인은 10년간 보호되며, 5년씩 세 차례 연장할 수 있어 총 25년간 보호된다. 원문은 이러한 디자인 보호기간이 당시 중국 특허청(SIPO)의 제도보다 길고 유연하다고 평가한다.
브라질은 세계에서 네 번째로 특허제도를 도입한 국가이지만, 원문 작성 당시 심사 역량이 상대적으로 부족하여 심사기간이 길었다. 필자가 처리한 네 건의 브라질 출원 중, 2002년 PCT 경로로 국내단계에 진입한 사건은 11년이 지난 2013년에야 제1차 의견제출통지서를 받았다. 브라질 특허청은 의견제출통지서를 출원인에게 직접 송달하지 않고 특허공보에 게재한다. 따라서 출원인이나 대리인은 공보를 지속적으로 확인하여 심사통지를 파악해야 한다.
이러한 심사 상황 때문에 브라질 시장에 관심이 있는 출원인은 우선심사에도 주목한다. 브라질 특허청은 다음 세 가지 중 하나에 해당하면 우선심사 청구를 고려할 수 있다고 규정했다.
1) 출원인이 60세 이상인 개인인 경우.
2) 출원에 관한 제품이 침해될 우려가 있는 경우.
3) 특허등록이 공인된 기관에 자금을 신청하기 위한 전제조건인 경우.
세 번째 사유는 브라질의 공식 금융기관(Brazilian official credit institution)에 자금을 신청하려면 특허등록이 반드시 필요한 경우를 의미한다. 예를 들어 중국의 공인 기관에 자금을 신청하는 경우에는 브라질의 우선심사 요건을 충족하지 않는다. 따라서 외국 출원인이 이 사유로 우선심사를 청구하기는 상당히 어렵다.
3. 멕시코(MX)
멕시코는 파리협약 회원국이자 PCT 체약국이다. 원문이 다루는 1991년 산업재산권법에 따르면 특허권의 보호기간은 20년, 실용신안권은 10년, 디자인권은 15년이다.
출원인은 출원일부터 3개월 이내 또는 멕시코 산업재산권청(IMPI)이 권리 유형의 전환을 요구한 때부터 3개월 이내에 특허출원을 실용신안이나 디자인출원으로 전환하거나 그 반대로 전환할 수 있다. 이는 출원 후 이러한 권리 유형의 전환을 허용하지 않는 중국 전리법의 제도와 다르다.
무효절차에서도 차이가 있다. 멕시코 법은 일반적인 무효사유 외에, 심사 중 이미 포기된 출원이 등록된 경우, 등록 과정에 중대한 착오나 부주의가 있었던 경우, 또는 권리 없는 자에게 등록된 경우에도 등록공고일부터 5년 이내에 무효를 청구할 수 있도록 규정했다. 반면 중국의 전리 무효절차는 출원 자체에 관한 법정 무효사유를 다루며, 권리 귀속 문제나 심사 과정의 절차상 하자 자체를 같은 방식으로 판단하지 않는다.
특허심사하이웨이(PPH)의 활용에서는 멕시코가 라틴아메리카 특허청 가운데 선도적인 위치에 있다. 원문 작성 당시 멕시코는 중국(SIPO), 캐나다(CIPO), 스페인(OEPM), 일본(JPO), 미국(USPTO), 한국(KIPO), 싱가포르(IPOS) 특허청과 PPH 협약을 체결했다. 따라서 중국 출원인은 본국에서 특허 가능하다고 인정된 청구항을 근거로 멕시코에서 대응 출원의 심사를 가속화할 수 있다.
멕시코에서는 컴퓨터프로그램이나 비즈니스 방법 자체는 특허 보호대상이 아니다. 다만 프로그램, 비즈니스 방법 또는 전자상거래에 관한 해결수단이 실제 기술적 효과를 갖는다면 출원 가능성을 검토할 수 있다. 컴퓨터 관련 발명의 판단기준은 미국 특허청과 다르므로, 미국 특허를 근거로 멕시코에서 PPH를 청구할 때 이 차이를 고려해야 한다.
4. 결론
중국, 유럽, 미국, 일본 및 한국의 IP5 특허청과 비교하면, 앞서 살펴본 라틴아메리카 세 나라는 일반적으로 특허제도의 강국으로 분류되지는 않는다. 또한 아르헨티나와 멕시코의 스페인어, 브라질의 포르투갈어에 익숙하지 않은 외국 출원인은 현지 특허제도를 파악하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
따라서 이들 나라에 출원할 때에는 라틴아메리카 출원 업무를 처리한 경험이 있는 본국 대리인이나 현지 대리인의 도움을 받는 것이 바람직하다.
