특허팀 변리사 KANG QUAN 1. 개요 2013. 6. 27. 장쑤성 고등법원이 니켈 폼에 관한 특허 침해 사건(이하 “니켈 폼 특허 침해 사건”)에 대해 종심 판결을 하였다. 이 사건의 1심, 2심 및 재 심에서 쟁점은 수치적으로 10배의 차이가 있는 진 공도가 균등 구성요소에 속하는지, 이러한 균등 구 성요소로 인해 균등 침해가 성립되는지 여부였다.
장쑤성 고등법원의 판단은 다음과 같았다. 이 사 건 소송 단계에서의 증거와 양 당사자의 진술에 따 르면 특허발명과 확인대상발명의 기저 진공도(base pressure) 및 작동 진공도(working vacuum)는 각 각 하나의 수량급 차이, 즉 10배의 차이가 있으므로 명백하게 서로 다른 수치이다. 두가지 진공도의 작 용 및/또는 효과는 이 사건에서 다루는 자기 제어 스퍼터링에서 서로 영향을 미치므로 서로 다른 기 저 진공도 및 작동 진공도가 발생시킨 전체적인 효 과가 실질적으로 동일하다고 바로 인정할 수 없다.
이 사건에서 확인대상발명의 구성요소 “기저 진공 도 및 작동 진공도”와 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소 “기저 진공도 및 작동 진공도”는 동일하 지도 균등하지도 않으므로, 확인대상발명은 특허발 명의 보호 범위에 포함되지 않으며 침해가 성립되 지 않는다.
과학 기술의 발전과 법률 의식의 향상에 따라 특 허 침해 소송에서 특허발명과 확인대상발명의 구성 요소가 완전히 같은 경우는 점차 적어지며 대부분 의 경우는 구성요소가 유사한 경우이다. 이때 유사한 구성요소가 균등 구성요소를 구성하는지를 어떻게 판단 할까? 아래 그 판단 방법을 살펴 보기로 한다.
2．균등 침해의 판단 기준 《특허 분쟁 사건 심리시 일부 법률 적용 문제에 관한 최고인민법원의 해석》 제7조에 따르면, 특허 침해란 확인대상발명에 특허발명의 청구항에 기재 된 필수 구성요소 전체와 동일 또는 균등한 구성요 소가 포함됨을 가리킨다. 특허 침해 소송에서 확인 대상발명에 포함된 하나 또는 그 이상의 구성요소 가 특허발명의 필수 구성요소와 동일하지도 균등하 지도 않으면 특허 침해가 성립되지 않는다.
또한, 《특허 분쟁 사건 심리시 일부 법률 적용 문 제에 관한 최고인민법원의 해석》 제17조에 따르 면, 균등한 구성요소란 특허발명 청구항에 기재된 구성요소와 실질적으로 동일한 수단을 이용하여 실 질적으로 동일한 기능을 구현하며, 본 분야의 일반 기술자가 창의적인 노동을 하지 않고도 연상할 수 있는 구성요소를 가리킨다.
상기 규정으로부터 보면 균등 침해는 하기 특징 을 가진다.
(1) “균등”은 각 구성요소별로 균등한 것을 가리 키며, 발명이 전체적으로 균등한 것을 가리키지 않 는다.
사법해석상의 규정을 보면, 침해를 구성하는데 필 요한 조건은 확인대상발명이 특허발명 청구항의 전 체 필수 구성요소와 동일 또는 균등한 구성요소를 포함하는 것이다. 그리고 예외적으로, 균등하지도 동일하지도 않은 구성요소가 하나만 있어도 침해를 구성하지 않는다. 다시 말하면, 이 규정은 하나의 구성요소를 평가 단위로 하는 것이다. 이와 같이 특 허 침해 여부를 판단할 때 판단 대상이 되는 두 기 술을 동일한 방식으로 각각 다수의 구성요소로 분 할한 후 이들 구성요소를 하나씩 비교해야 한다. 구 성요소가 균등한지를 기준으로 판단하는 이유는, 두 기술이 균등한 상태에서 기존의 동일하지도 균 등하지도 않은 다수의 구성요소간의 상호 작용으로 인해 두 기술이 동일한 과제를 해결하고 동일한 기 술적 효과를 얻게 될 수 있는데, 이는 특허권자의 보 호 범위를 확대하는 결과를 가져와 공중의 이익이 손해를 보게 되기 때문이다. 따라서 “구성요소의 균 등성”을 기준으로 판단하는 것은 상대적으로 공정 한 방식이다.
(2) 균등한 구성요소를 구성하는 필수적 조건 상기 사법해석에 따르면, 균등한 구성요소란 특허 청구항에 기재된 구성요소와 실질적으로 동일한 수 단으로 실질적으로 동일한 기능을 구현하여 실질적 으로 동일한 효과를 얻으며, 본 분야의 일반 기술자 가 창의적 노동을 하지 않고 연상할 수 있는 구성요 소를 가리킨다.
다시 말해, 균등한 구성요소를 구성하는 필수적 조건은 3개의 “실질적으로 동일” 및 하나의 “용이 한 획득”이다. 이는 진보성의 판단 기준과 유사하 나, 균등한 구성요소의 판단시에는 특히 구성요소별 비교를 강조한다. 다시 말해, 균등한 구성요소인지 를 판단함에 있어, 확인대상발명의 구성요소 A가 특허발명의 대응되는 구성요소 A’와 비교하여 진보 성을 구비하지 않고 두 구성요소가 단순한 문자 변 경 또는 통상의 수단의 균등 교체인 경우, 두 구성요 소를 균등한 구성요소로 인정할 수 있다. 역으로, 확 인대상발명의 구성요소가 특허발명의 대응되는 구 성요소에 비해 진보성을 가지면 양자는 균등한 구 성요소에 속하지 않는다.
상술한 니켈 폼 특허 침해 사건에서 특허발명 청 구항에 기재된 기저 진공도 및 작동 진공도는 각각 (1.1～4.7)×10-3Pa, (2.7～4.7)×10-2Pa이며, 확인 대상발명의 기저 진공도 및 작동 진공도는 각각 2× 10-2Pa, (2.0～2.5)×10-1Pa로서 양자는 각각 하 나의 수량급(10배)에 달하는 차이를 가진다. 진공 스퍼터링 분야에서 약 10배 정도의 압력 변화는 수치적으로 뚜렷한 차이를 가진다.
종래기술에 따르면, 기저 진공도가 높을 수록 박막 스퍼터링 순도는 더욱 높고, 장비의 내압력과 실링성 등이 상응하게 향상될 수 있는 반면, 진공도를 높이는데 더 많은 시간이 소요되므로 생산성이 떨어질 수 있다. 또한 작동 진공도가 낮을 수록 주입되는 아르곤 가스가 더욱 많아지고 스퍼터링 효율이 높아진다. 따라서, 수치적으로 뚜렷한 차이가 있는 진공도에 의해 두 기술이 실질적으로 동일한 스퍼터링 박막 순도 및 스퍼터링 효율을 얻을 수 있다고 볼 수 없으며, 이러한 진공도의 뚜렷한 차이로 인해, 관련 동력원과 내압 장비에 대한 요구도 분명히 서로 다르다. 따라서, 확인대상발명중 진공도에 관한 구성요소는 특허발명의 상응한 구성요소에 비해 진보성을 가진다고 볼 수 있다. 종심 법원은 상술한 이유를 토대로 두 기술의 구성요소가 서로 균등하지 않으며 침해가 성립되지 않는다는 결론을 도출하였다.
한편, 수치 범위에 대한 비교에 있어서, 두 기술의 수치 범위에 명확한 끝단점이 있고 양자의 차이가 뚜렷한 경우, 균등 교체에 속한다고 쉽게 판단하지 않는다.
물론, 구성요소의 균등 여부를 판단시 진보성 판단 원칙과 연관시키면 판단 절차를 단순화할 수 있다. 다만 실무에서는 금반언의 원칙, 공지기술 항변의 원칙 등 기타 한정적인 원칙도 고려하여 해당 구성요소가 균등 구성요소인지를 전체적으로 판단하여 확인대상발명이 특허발명에 대해 침해를 구성하는지를 정확하게 판단해야 한다.
(니켈 폼)
