1) 서언 전리무효심판 관련 개정 사항은 주로 두 가지이다. ① 무효심판단계 중 전리서류의 정정 방식을 완화. ② 무효심판 청구인의 이유 추가 및 증거 추가에 관한 규정을 조정.
2) 개정 포인트 ①에 대해 이번 개정 전, 전리권자는 무효심판단계에서 청구항의 삭제, 병합 및 발명(고안)의 삭제 등과 같이 세 가지 방식으로 청구항을 정정할 수 있었다. 이번 개정은 ‘청구항의 병합’을 ‘청구항의 추가 한정’으로 교체하고, 새로운 정정 방식인 ‘명백한 오류의 시정’을 추가했다. 무효심판단계에서 허용되는 ‘청구항의 추가 한정’이란, 청구항에 다른 청구항에 기재된 하나 또는 다수의 구성요소를 추가하여 보호 범위를 축소하는 것이다. 향후, 전리권자는 개정 전에 비해 무효단계에서 더 자유롭게 청구항을 정정할 수 있다.
[예] 청구항 1: A+B 청구항 2: A+B+C+D 청구항 3: A+B+E 개정 전 심사지침에 따르면, 무효심판단계에서 전리권자가 원 청구항 1을 포기하고 정정을 통해 A+B+C 또는 A+B+D에 따른 발명을 보호받고자 할 경우 이는 허용되지 않는다. 그러나 개정된 심사지침에 따르면 상기 두 가지 정정 방식은 모두 허용된다. 같은 이치로, A+B+C+E 또는 A+B+D+E와 같은 정정도 허용된다.
개정 전 허용된 정정 방식은 청구항의 삭제, 청구항의 병합, 기술적 수단의 삭제였다. 개정 후에는 청구항의 삭제, 청구항의 추가 한정, 기술적 수단의 삭제, 명백한 오류의 정정이 허용된다.
다만, 청구항에 대한 추가 한정시, 심사지침 중 보정에 관한 기타 요건(예를 들어 전리법 제33조)에도 부합해야 한다. 즉, 전리권자는 청구항의 구성요소를 임의로 조합한 결과 최초 명세서에 기재된 범위를 초과한 발명을 얻는 것은 허용되지 않는다. 또한, 전리권자는 무효심판단계에서 발명의 설명 또는 도면에 개시된 구성요소를 청구항에 추가해서도 안된다.
3) 개정 포인트 ②에 대해 전리권자가 청구항을 추가 한정 또는 명백한 오류를 정정한 경우, 형평성을 위해 무효심판청구인도 정정된 내용에 대해 전리복심위원회가 지정한 기간 내에 무효심판청구 이유를 추가하고 구체적으로 설명하는 것을 허용한다.
앞서 설명한 청구항 1 내지 3을 예로 들면, 전리권자가 원 청구항 2의 구성요소 C를 청구항 1에 추가하여 신규 청구항 1(A+B+C)을 얻은 경우, 청구인이 추가할 수 있는 무효심판청구 이유는 ‘신규 청구항 1의 정정이 요지 변경에 해당되고 명세서의 뒷받침을 받지 않는다’가 될 수 있다.
그러나 전리권자가 청구항을 정정한 후 무효심판 청구인이 ‘구성요소 C의 용어가 명료하지 않다’는 무효 이유를 추가하면 이 이유는 받아들이지 않는다. 그 원인은 구성요소 C의 용어가 정정된 내용이 아니기 때문이다. 이 무효 이유는 무효심판청구시에 제기했어야 한다.
한편, 전리권자가 청구항을 정정한 경우, 청구인은 원칙상 무효심판청구일부터 1개월 이후에 증거를 추가할 수 없다. 그러나 청구인은 해당 청구항에 따른 발명(고안)의 전리성을 더 충분하게 평가하기 위해 증거 조합 방식을 조정할 수 있고 공지기술 증거를 추가할 수도 있다. 이와 같이 규정한 이유는 아래와 같다.
①무효심판단계에서 전리권자는 특허청구범위에 존재하지 않는 구성요소를 도입하지 않는다. 즉 청구인이 예기치 못한 발명이 존재할 가능성이 없다.
②전리권자가 청구항을 정정한 후 청구인이 증거 공격을 하는 것을 방지한다.
③무효심판단계가 불합리하게 지연되는 것을 방지한다. 즉, 전리권자가 청구항을 정정한 후 청구인의 증거 추가를 허용하면 전리권자는 추가된 증거에 대항하여 청구항을 재정정할 수 있으며, 무효심판단계가 필요 이상으로 지연될 수 있다.
따라서, 청구범위의 기능은 이전에 비해 더 중요해졌다. 출원인은 명세서 작성시 비용이 허용되는 범위에서 발명에 기여하는 구성요소 전체를 청구범위에 기재하고, 인용 관계를 통해 더 많은 조합 방식을 형성하여 이후 무효심판단계에서 정정 범위가 더 커지도록 하는 것이 바람직하다.
