사건번호:(2017)경행종2660호 항소인(원심 원고): D.H.A.SIAMWALLA회사 피항소인(원심 피고): 국가공상행정관리총국 상표평심위원회(이하 ‘평심위’)
【사건의 경위】 2006년 11월 28일, 톈진시 모 문구 업체의 대표 장씨가 계쟁상표 ‘MASTERART 및 사자 도형+휘장 도형’(등록번호: 5750776) 상표를 출원했다. 이 상표의 지정 상품은 제16류의 연필깎기, 고무지우개, 연필, 필기 용품, 회화 용품 등이다. 2009년 7월 13일, 계쟁상표는 예비심사를 거쳐 공고되었다.
계쟁상표(제5750776호)
원고의 저작물 2009년 10월 16일, 태국의 유명 문구 업체인 D.H.A. SIAMWALLA(이하 원고)가 계쟁상표에 대해 이의신청을 제기했다. 원고는 계쟁상표가 원고의 ‘MASTERART 및 사자 도형+휘장 도형+테두리’ 표장(이하 ‘이 사건 작품’)에 대한 저작권을 침해했다고 주장했다.
2011년 10월 17일, 상표국은 재정을 통해 계쟁상표를 등록했다. 원고는 이에 불복하여 2011년 11월29일 평심위에 거절불복심판청구를 제출했다. 2013년 12월 23일, 평심위는 거절불복심판결정을 통해, 계쟁상표권을 유지했다.
원고는 이에 불복하여 베이징시제1중급법원에 소를 제기했다. 법원은 1심 판결에서 원고의 소송 청구를 기각했다. 원고는 2017년 5월 19일 베이징시고등법원에 항소를 제기했다.
【쟁점】 원고는 계쟁상표에 대해 선행 저작권을 가진다고 주장했다. 이 사건에서 중요한 쟁점은 원고의 상기 주장의 성립 여부이다.
【최종심 법원의 판단】 베이징시고등법원은 원고의 이 사건 작품이 중국 저작권법에서 보호하는 미술 저작물에 해당한다고 보았다. 비록 원고가 중국에서 이 사건 작품에 대해 저작권 등기를 한 시점이 계쟁상표 출원일 이후이나, 저작권 등기 시 원고가 제출한 1999년, 2002년 태국상표등록증과, 원고와 중국 업체의 문구 상품 주문서 등 증거로부터 이 사건 작품이 계쟁상표 출원 전에 이미 완성되고 공개되었음을 입증할 수 있다. 또한, 계쟁상표는 이 사건 작품에 비해 테두리만 없을 뿐 양자는 영문 글꼴, 사자 도형, 휘장, 도형과 글자의 배치에서 완전히 일치하여 실질적으로 유사하다. 따라서 계쟁상표 출원은 원고가 가진 이 사건 작품의 저작권을 침해했다.
【최종 판결】 ① 1심 판결과 평심위의 결정을 취소.
② 평심위는 이 사건에 대해 다시 재정해야 한다.
【시사점】 타인이 저작권을 이용하여 등록상표에 대항한 경우, 상표출원인은 증거 수집 시, 상대방이 저작권을 가지는지와 저작권의 실제 취득 시점을 주목할 필요가 있다. 저작권의 취득 시점이 계쟁상표의 출원일 이전인 경우, 계쟁상표 출원인은 계쟁상표가 자신이 독립적으로 창작하여 완성했음을 입증해야 한다. 따라서, 상표 출원인은 상표 설계 후 초본과 그밖의 관련 증거를 잘 보관하고, 지체없이 저작권 등기를 하여 독립적 창작 완성의 증거로 하는 것이 바람직하다.
【관련 조항】 상표의 권리부여・권리확인 행정사건 심리의 일부 문제에 관한 최고인민법원의 규정 (19조) 당사자가 계쟁상표가 자신이 먼저 확보한 저작권에 손해를 입혔다고 주장한 경우, 법원은 저작권법 등의 관련 규정에 따라 주장 대상이 저작물을 구성하는지, 당사자가 저작권자 또는 저작권 주장 권리가 있는 그밖의 다른 이해관계자인지, 계쟁상표가 저작권에 대한 침해를 구성하는지 등을 심사해야 한다.
상표 표장이 저작권법의 보호를 받는 저작물을 구성하는 경우, 당사자가 제공한, 상표 표장에 관한 설계 초본, 원본, 권리 취득에 관한 계약서, 계쟁상표 출원일 전의 저작권등기증서 등은 모두 저작권 귀속을 증명하는 1차 증거가 될 수 있다. 상표공고, 상표등록증 등은 상표출원인이 상표 표장의 저작권을 주장할 권리가 있는 이해관계자임을 확인하는 1차 증거가 될 수 있다.
