중국상표 조사시, 지정상품/서비스의 유사 여부를 어떻게 판단하는가? 동일한 유사군에 속하는 상품/서비스는 반드시 유사할까? 상품/서비스가 유사하다는 이유로 거절된 경우, 거절불복심판단계에서 ‘선행 상표와 당사 상표의 지정상품이 사실상 유사하지 않다’고 주장하면 심판관이 그 주장을 수용할 가능성이 있는가?
먼저, 중국상표의 유사군을 살펴보자.
‘유사군’이란 「유사상품과 서비스 구분표」(이하「구분표」) 중의 상품/서비스의 유사군을 가리킨다. 「구분표」는 중국상표 주무부처가 니스분류를 토대로, 특정 연계가 있고 쉽게 오인할 수 있는 상품 또는 서비스를 조합하여 편집한 표이다.
「구분표」에 따르면, 하나의 유사군 내의 상품과 서비스는 원칙상 유사 상품/서비스에 속한다. 만약 이 유사군 내의 상품과 서비스가 모두 유사한 것으로 판정되지 않을 경우, 유사군의 아래에 ‘부분’을 기재한다. 다시 말해, 동일 부분의 상품과 서비스는 원칙상 유사한 것으로 판정되나, 서로 다른 부분의 상품과 서비스는 설사 동일한 유사군에 있다고 해도 원칙상 유사한 것으로 판정되지 않는다. 그러나 아래 [표 1]의 ‘부분’ 란과 같이, 동일한 유사군 내의 동일한 부분에 속하는 상품이 유사하지 않거나([표 1]의 주석 2를 참고), 또는 서로 다른 유사군, 심지어 서로 다른 분류 중의 상품이 서로 유사한([표 1]의 주석 3을 참고) 예외적인 경우가 있다. 상기 예외적인 경우는 모두「구분표」에서 ‘주석’의 형태로 상세히 설명한다.
[표 1:「구분표」 중 유사군 0902의 기재 사항]
제9류 유사군 0902의 예: 제(1)부분은 보수계(090137), 달걀 타이머·모래시계(090683), 제(2)부분은 우표 부착 확인장치(090149), 제(3)부분은 위조 동전 검출기(090173), 제(4)부분은 동전작동식 장치의 기구(090063), 제(5)부분은 구술 녹음기(090188)와 옷단 표시기(090313) 등을 포함한다.
주석: 각 부분 사이의 상품은 유사하지 않다. 제(5)부분의 상품도 서로 유사하지 않다. 달걀 타이머·모래시계는 제7판 및 이전 판의 유사군 2106에 속한 모래시계와 교차 검색해야 한다.
따라서, 상기 첫 번째 질문에 대하여, 동일 유사군의 상품/서비스는 반드시 모두 유사하지는 않으며, 「구분표」의 설명을 참고하여 자세히 검토해야 한다.
만약「구분표」에 따라 유사상품/서비스에 속한다면 상표국은 출원일이 늦은 상표출원을 거절한다. 거절불복심판단계에서 상표평심위원회도「구분표」를 참고하여 심사하며, 일반적으로 상품/서비스의 유사 여부에 대한 판단을 변경하지 않는다. 따라서, 거절불복심판단계에서 ‘선행상표와 당사의 상표의 지정상품이 사실상 유사하지 않다’는 주장을 펼칠 경우 심판관이 수용할 가능성이 매우 낮다.
그러나, 일부 개별 사건에서 상표평심위원회가 유사한 상품/서비스에 대한 판정을 변경할 가능성도 있다. 예를 들어, 아래 요건에 부합하는 경우이다.
① 계쟁상표의 독창성이 매우 높은 경우; ② 상표가 사용을 통해 매우 높은 지명도를 얻은 경우; ③ 상품/서비스가 기능, 생산 부서, 판매 경로, 소비자군에서 확실히 차이가 존재하여, 사회와 경제 발전에 따라 이들 상품/서비스가 더 이상 유사한 것으로 판정하기에 적절치 않은 경우 등.
그러나 이러한 판정은 개별적인 경우에 해당하므로 매우 신중해야 한다. 출원인의 상표가 상기 조건에 부합한다면 ‘선행상표와 당사의 상표의 지정상품이 사실상 유사하지 않다’는 이유를 들어 항변해 볼 수 있다.
