일반적으로 상표공존합의는 저촉 관계를 갖는 선등록 상표권자와 후출원 상표 출원인이 맺는 합의서로서, 후출원 상표 등록에 동의함에 관한 합의서이다. 실무에서 상표공존합의는 흔히 양 당사자가 체결한 공존 합의서 또는 선등록 상표권자 일방이 제출한 상표등록 동의서 형태를 가진다. 비록 일각에서는 상표공존합의의 효력에 대해 부정적인 의견을 가지고 있지만, 실무에서 상표 출원인이 상표공존합의를 이용하여 상표등록 및 권리확정 사건에서 승소하는 사례가 증가하고 있다. 이에 출원인은 상표공존합의에 관한 사항을 알고 실무에서 이용할 필요가 있다.
이하, 상표공존합의에 대해 중국 실무적 차원에서 간단히 정리했다.
가. 상표공존합의 효력에 대한 인정 중국 상표법과 상표법실시조례에서는 상표공존합의에 대해 구체적으로 규정하지 않았다. 그러나 상표평심규칙 제8조에 ‘상표 평심 기간에, 당사자는 자신의 상표권, 및 상표 평심에 관한 권리를 법에 따라 처분할 권리가 있다. 사회 공중 이익과 제3자의 권리에 손해를 입히지 않는 것을 전제로, 당사자 간은 스스로 또는 조정을 통해 서면 형태로 화해할 수 있다’고 규정되어 있다. 이 규정은 상표공존합의의 발생과 이용에 일정한 토대를 마련했다.
실무에서, 중국상표평심위원회(이하 ‘평심위’)는 2007년부터 원칙적으로 공존합의의 유효성을 인정했으며, 거절불복심판 사건에서 상표 유사성 판단의 참작요소로서 상표공존합의를 받아들였다. 근래에는 법원도 마찬가지로 상표공존합의에 대해 수용하는 태도를 취하고 있으며, 상표공존합의에 대한 법원의 수용 정도는 평심위보다도 더 높다. 1심 및 2심 법원이 상표공존합의를 수용하여 상표가 유사하지 않다고 판정하여 후출원 상표 등록을 허용한 사건은 2016년에는 80건 정도 되고, 2017년에는 90건 정도 된다.
평심위와 법원은 비록 상표공존합의의 효력을 보편적으로 인정하고 있으나, 상표공존합의가 상표의 혼동 가능성에 대한 심사를 완전히 대신하여 후출원 상표 등록을 인정하는 충분한 이유는 될 수 없다고 보고 있다. 만약 후출원 상표와 선등록 상표의 공존이 쉽게 관련 공중의 오인 혼동을 일으킬 소지가 있다면, 설사 공존합의가 존재한다고 해도 후출원 상표를 등록하지 않는다.
나. 상표공존합의의 적용 조건 상표공존합의에 관한 사건에 대해, 평심위와 법원은 상표공존합의, 상표 표장의 유사 정도, 지정 상품/서비스업의 관련 정도, 상표의 인지도 등 요소를 결합하여 통합적으로 판단한다.
1) 두 상표의 지정 상품/서비스업의 유사 정도, 두 상표 표장의 유사 정도 만약 두 상표의 지정 상품/서비스업이 비록 《구분표》 중의 동일 유사군에 속하나 유사 정도가 낮다면, 소비자는 전체적으로 두 상표를 구분할 수 있으므로, 공존을 허용할 수 있다. 역으로, 만약 두 상표의 지정 상품/서비스업이 동종 상품/서비스업 또는 관련도가 높은 유사 상품/서비스업에 해당하고, 또한 두 표장이 서로 같거나 유사 정도가 높아 소비자가 구분하기 어렵다면 공존을 허용하지 않으며, 후출원 상표를 거절한다.
2) 두 상표의 인지도 만약 인용상표의 인지도가 높아, 후출원 상표를 등록할 경우 소비자의 오인 혼동을 쉽게 일으킬 수 있다면, 후출원 상표를 거절한다. 만약 후출원 상표가 사실상 이미 사용되고 있고 일정한 인지도를 가지고 있으며, 또한 후출원 상표와 인용상표가 비록 유사하지만 소비자가 구분할 수 있다면 후출원 상표를 등록할 수 있다.
3) 상표공존합의는 사회 공중 이익 또는 제3자의 권리에 손해를 입혀서는 안된다 만약 후출원 상표에 독점이 불가한 공공 자원, 예를 들어 화학 분자 구조, 제품 소재 명칭이 포함되거나, 또는 후출원 상표의 지정 상품이 제5류 의약품, 제10류 의료기기 등 분야에 관한 것인 경우, 상표공존합의를 엄격히 다루어 공공 또는 제3자의 이익을 해치지 않도록 해야 한다.
4) 공존합의의 부분 채택: 두 표장에 어느 정도 차이가 있고 일부 지정상품·서비스의 유사 정도가 낮다면, 해당 부분에 대한 공존합의를 채택할 수 있다. 일반적으로 표장과 상품의 유사 정도가 낮으면 채택이 비교적 쉽고, 둘 다 높으면 어렵다. 표장과 상품이 모두 동일하면 통상 채택되지 않는다. 다만 구체적인 사안에 따라 결론은 달라질 수 있다.
다. 상표공존합의에 관한 사례
艾格福 / 艾格弗: 공존합의를 채택하지 않았다. 표장이 고도로 유사하고 제5류의 유해동물 사멸제제 등에 사용되며 농업 생산과 생태 환경에 밀접히 관련되어, 공존이 공공의 이익을 해칠 수 있기 때문이다.
新莱特 / 莱特: 공존합의를 채택하지 않았다. 표장이 고도로 유사하여 오인·혼동을 쉽게 일으킬 수 있기 때문이다.
艾利尔 / 艾利: 공존합의를 채택하지 않았다. 표장이 고도로 유사하여 오인·혼동을 쉽게 일으킬 수 있기 때문이다.
Discovery Destinations / New Discovery: 표장 전체에 차이가 있으므로 공존합의를 채택했다.
F1酒店 / F1: 표장에 차이가 있고, 합의가 양 당사자의 시장을 명확히 구분하며, 출원상표의 인지도가 높아 혼동 가능성이 낮으므로 공존합의를 채택했다.
尼克尔 / 尼克: 표장 전체에 차이가 있으므로 공존합의를 채택했다.
NEXUS / NEXUS: 지정상품에 차이가 있고 양 당사자가 관련 분야의 유명 기업이며 합리적인 사용을 통해 혼동을 피할 수 있으므로 공존합의를 채택했다.
마지막 NEXUS 사건은 최고인민법원이 선정한 2016년 대표 지식재산 사건 중 하나이며, 공존합의의 심리에 중요한 지침을 제시한다.
Google Inc.(미국)의 출원 제11709162호는 2012년 11월 7일 출원되었으며, 지정상품은 휴대용·핸드헬드 컴퓨터, 유사군은 0901이다. Shimano Inc.(일본)의 등록 제1465863호는 1999년 5월 13일 출원되었으며, 지정상품은 자전거용 컴퓨터이고, 같은 유사군 0901이다. 두 표장은 NEXUS이다.
출원상표의 출원인은 구글 회사(이하 ‘구글’)이며, 지정 상품은 ‘핸드헬드 컴퓨터, 휴대용 컴퓨터’이다. 인용상표의 권리자는 시마노 주식회사(이하 ‘시마노’)이며, 지정 상품은 ‘자전거용 컴퓨터’이다. 1심과 2심법원은 모두 구글과 시마노가 체결한 공존합의를 채택하지 않았다. 최고법원은 재심에서 아래와 같이 판단했다.
먼저, 상품 분류를 살펴보면, 인용상표의 지정 상품은 자전거 체육 운동과 밀접히 관련된다. 그러나 출원상표의 지정 상품은 소비용 전자 분야에 속한다. 따라서, 비록 양자가 형식적으로 모두 ‘컴퓨터’와 관련되지만, 기능, 용도, 판매 경로, 사용 방식, 소비자 등에서 모두 어느 정도 다르다.
둘째, 인용상표의 권리자가 공존동의서를 제출한 것은 상표권자가 자신의 적법한 권리를 처분하는 방식 중의 하나이므로 존중해야 한다. 손해를 입는지가 아직 확실치 않은 일반 소비자의 이익에 비해, 출원상표의 등록과 사용은 인용상표의 권리자인 시마노의 이익에 더 직접적이고 현실적인 영향을 미친다. 시마노가 공존동의서를 제출한 것은, 시마노 자체가, 출원상표의 등록이 관련 공중의 오인, 혼동을 쉽게 일으키는지에 대해 부정적인 태도 또는 용인하는 태도를 가짐을 나타낸다. 특히, 구글과 시마노는 각각 관련 분야의 유명 기업이고, 또한 이 사건에서 구글이 출원상표의 출원 또는 사용 시 시마노 및 인용상표의 인지도에 편승하고자 한 악의가 존재한다는 증거가 없으며, 출원상표의 등록이 국가 이익 또는 사회 공중 이익에 손해를 입힌다는 증거도 없다. 이와 같이 객관적인 증거가 없는 상황에서, 단순히 ‘소비자 이익에 손해를 입힌다’는 불확실한 이유로, 인용상표의 권리자가 제출한 공존동의서를 고려하지 않는 것은 적절치 않다.
셋째, 비록 상표의 주된 기능이 상품/서비스업의 출처를 구분하는 것이나, 출원상표와 인용상표를 제외하고도, 구글의 기업명칭, 상호, 관련 상품의 고유한 포장 장식 등과 같은 다른 상업 표장도 함께 출처를 구분하는 기능을 한다. 따라서 설사 출원상표를 등록하더라도 실제 사용 시 다른 상업 표장을 결합하면 관련 공중의 오인, 혼동을 효과적으로 방지할 수 있다.
결과적으로 최고법원은 출원상표와 인용상표 표장의 상이 정도, 지정 상품의 관련 정도, 및 시마노가 제출한 동의서 등을 통합적으로 고려하여 출원상표를 등록해야 한다고 판정했다.
중국의 유사 상품/서비스 구분표에 따르면, 구글의 ‘핸드헬드 컴퓨터, 휴대용 컴퓨터’와 시마노의 ‘자전거용 컴퓨터’는 모두 0901 유사군의 상품에 속하고 고도로 유사하다. 이 사건 이전에는 평심위든 법원이든 모두 표장이 동일하고, 지정 상품/서비스업이 동일 또는 고도로 유사한 상표에 대한 공존합의를 거의 수용하지 않았다. 이 사건 이후로, 비록 평심위는 여전히 위와 같은 심리 기준을 적용했으나, 법원에서는 2017년부터 공존합의를 수용하는 정도가 눈에 띄게 증가했다. 이는 출원인이 행정소송단계에서 공존합의를 이용하여 상표를 등록하는 데 좋은 소식이 아닐 수 없다.
라. 상표공존합의의 형식적 요건 1) 공존합의에 포함되어야 하는 기본 사항 합의서는 선등록 상표권자와 후출원 상표출원인이 공동으로 체결하고, 동의서는 선등록 상표권자가 일방적으로 발급한다. 합의서 또는 동의서에는 선등록 상표의 등록번호 및 후출원 상표의 출원번호, 두 상표의 지정 상품/서비스업, 두 상표의 표장이 포함되어야 한다. 또한, 만약 공존합의에 양 당사자의 시장에 대해 명확히 구분하고, 혼동을 방지하기 위한 필요한 조치가 약정되어 있다면, 상표의 혼동 가능성을 배제하는 증명력이 더 높아질 수 있으며, 더 쉽게 수용될 수 있다.
2) 외국과 관련된 공존합의는 중국어 번역문이 필요하며 공인증을 받아야 한다 외국과 관련된 공존합의에 대해 중국어 번역문이 없거나 또는 공인증을 받지 않은 경우에는, 합의서의 효력이 인정되지 않는다.
3) 공존합의의 제출 기간: 거절불복심판에서 보충 증거는 통상 심판청구일부터 3개월 안에 제출해야 한다. 2014년 상표평심규칙 제23조에 따라, 기간 만료 후 생성되었거나 다른 정당한 이유로 기간 내에 제출하지 못한 증거는 사건 종결 전에 제출하여 법에 따라 채택될 수 있다. 원문의 약 7~8개월은 심리 기간을 가리키며, 증거 제출 기한이 자동으로 연장된다는 뜻은 아니다. 심판 단계에서 제출하지 못한 경우 후속 행정소송에서 제출을 요청할 수 있다. 공존합의를 준비하고 있다는 점은 심판기관 또는 법원에 미리 설명하는 것이 바람직하다.
마. 맺으면서 경제 및 사회의 발전, 그리고 상표 수량의 증가에 따라, 유사 상표의 수량도 날마다 증가하고 있다. 상표등록 및 권리확정 사건에서 공존합의를 수용하는 것은 상표라는 사적 권리에 대한 당사자의 처분권을 존중하고, 현재 중국에 대량의 유사 상표가 공존하는 현실적 수요도 해결하는 것이다. 당사자는 상표공존합의를 적극 활용하여 상표등록을 받을 수 있다. 한편, 상표 공존은 보유 상표의 식별력과 브랜드로서의 영향력을 희석할 수 있으며, 비용이 높을 수 있다. 따라서 당사자는 다양한 요소를 통합적으로 고려하여 자신의 상황에 맞게 적절한 판단을 할 필요가 있다.
