중국 전리법의 관련 규정에 따르면 출원 명세서에 대한 거절불복심판청구인의 보정은 거절사정에서 지적된 흠결을 해소하는 것에만 한정되어야 하며, 아래 몇 가지 경우는 일반적으로 상기 규정에 부합하지 않는다.
(1) 보정된 청구항이 거절사정의 대상이 되는 청구항에 비해 보호범위가 확대된 경우.
(2) 보정된 청구항이 거절사정의 대상이 되는 청구항에서 한정된 발명과 단일성이 결여된 경우.
(3) 청구항의 유형이 변경되거나 청구항이 증가한 경우.
(4) 거절사정에서 지적된 흠결과는 연관이 없는 청구항 또는 발명의 설명을 보정한 경우. 다만, 명백한 오기를 보정하거나 거절사정에서 지적된 흠결과 성질이 같은 흠결을 보정한 경우는 예외로 한다.
상기 (1)의 경우와 관련하여, 일반적인 보정 형태는 거절사정의 대상이 되는 독립 청구항을 토대로 종속 청구항 또는 발명의 설명 상의 기재로부터 새로운 기술적 특징을 추가하는 것이다. 이러한 보정 형태는 상기 (1)의 경우를 피할 수 있다. 그러나 실무에서 출원인이 원하는 발명은 상기 (1)의 경우를 피하는 보정 형태로 구현되지 않는 경우가 있다. 예를 들어, 어느 하나 또는 다수의 특징을 삭제함과 동시에 다른 하나 또는 다수의 특징을 추가하고자 할 수 있다. 예컨대, 특허출원의 거절사정의 대상이 되는 청구항의 보호범위가 특징 “A+B”의 형태를 갖고, 이 중 A가 공개서류 상의 최초 청구항에 포함된 특징이고, B가 의견제출통지서에 대응할 때 추가한 특징이며, 거절사정에서 심사관이 특징 B도 출원 발명의 특허성에 기여하지 않는다고 지적하고 출원인의 보정과 항변을 받아들이지 않았다고 하자. 이 경우, 거절불복심판청구를 제출하면서 특징 B를 삭제함과 동시에 특징 B와는 아무런 연관이 없는 새로운 특징 C를 추가한다면 A+B의 보호범위에 비해 A+C의 보호범위가 청구항의 보호범위를 확대하지 않았다고 인정될 수 있을까?
이 같은 경우, 양자의 보호범위는 직접적으로 비교할 수 없다. 거절사정은 직전의 의견제출통지서에 대응할 때 추가한 특징이 심사관에게 인정되지 않아 행해지는 것이므로, 추가된 특징 B를 통해서는 거절사정을 해소할 수 없다고 판단되면, 청구항의 보호범위 측면으로부터 등록 청구항의 보호범위를 최대한 크도록 하기 위해서는 추가된 특징 B를 삭제하고 새로운 특징 C를 추가할 수 있다. 다시 말해, 만일 추가된 특징 B가 청구항의 특허성에 기여하지 않고 등록 청구항의 보호범위가 축소된다고 판단되면, 상기와 같은 보정을 시도할 수 있다. 만일 심사관 또는 심판관이 “보정된 청구항이 거절사정의 대상이 청구항에 비해 보호범위가 확대”된 경우에 해당한다고 지적하면 그때 다시 거절사정의 대상이 청구항에 새로운 특징을 추가할 수 있으며, 다시 말해 청구항이 특징 “A+B+C”의 형태를 갖도록 보정할 수 있다.
정리하면 거절불복심판청구를 제출하는 경우, 만일 청구항을 추가로 보정해야 한다면 직전의 의견제출통지서에 대응할 때 추가한 특징을 삭제하고 새로운 특징을 추가하여 특허성을 주장할 수 있으며, 이로써 청구항의 보호범위가 필요 이상으로 축소되는 것을 방지할 수 있다.
