2023년에 개정된 《전리심사지침》은 2024.1.20.부터 시행되었다. 이 글에서 《전리심사지침》중 진보성에 관한 중요한 개정 포인트를 소개하고자 한다.

1. 실용신안의 뚜렷한 진보성에 관한 심사 실용신안의 예비심사와 관련하여, 개정된 심사지침에서는 실용신안 출원의 뚜렷한 진보성에 대해 심사관이 심사를 하도록 명확히 규정했다. 또한, 예비심사에서의 실용신안의 진보성에 대한 심사원칙은 무효심판단계에서의 실용신안의 진보성에 대한 심사원칙과 일치하다는 것을 명확히 했다.

2. 종속청구항의 심사원칙

종속청구항의 심사와 관련하여, 하나의 독립청구항이 진보성을 구비하는 경우, 개정 전에는 “해당 독립청구항의 종속청구항의 진보성을 더 이상 심사하지 않는다”로 규정되었으나, 개정된 심사지침에서는 “해당 독립청구항의 종속청구항의 진보성을 일반적으로 더 이상 심사하지 않는다”로 규정했다. 이와 같이 개정한 이유는, 종속청구항에 따른 발명이 우선권을 가지지 않을 경우, 해당 발명의 출원일을 다시 정해야 하므로, 설사 독립청구항이 진보성을 구비한다고 해도 해당 종속청구항이 진보성을 구비하지 않을 수 있기 때문이다.

3. 발명의 진보성에 관한 심사지침

(1) 가장 가까운 종래기술을 특정

가장 가까운 종래기술은 발명이 특출한 실질적 특징이 있는지를 판단하는 기초이다. 이번에 개정된 심사지침에서는 “발명이 해결하고자 하는 기술적 과제와 관련된 종래기술을 우선적으로 고려해야 한다”고 명확히 규정했다. 따라서, 개정된 심사지침에 따르면, 가장 가까운 종래기술을 선택할 경우 기술분야가 동일하거나 근접하고 또한 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제와 관련된 종래기술을 우선적으로 고려해야 한다. 즉, 기술분야가 동일 또는 근접한지를 고려해야 할 뿐만 아니라, 발명의 목적이 기술적으로 관련되는지도 고려해야 한다. 예를 들어, 종래기술에 명확히 기재된 기술적 과제와, 본 출원에서 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제가 동일 또는 유사한지, 또는 비록 명확히 기재되지 않았으나 해당 기술분야의 기술자가 해당 기술적 과제가 존재한다는 것을 인지할 수 있는지를 고려해야 한다. 이와 같이 진보성 판단의 기초를 보완함으로써, 심사 과정에서 발생하는 심사관의 “사후적 고찰” 문제를 최대한 피하도록 했다.

(2) 발명이 실제로 해결한 기술적 과제를 재특정 발명의 심사 과정에서, 심사관이 특정한 가장 가까운 종래기술을 토대로 재특정한 해당 발명이 실제로 해결한 기술적 과제는 명세서에 기재된 기술적 과제와 다를 수 있다. 개정 전의 심사지침에서는 발명이 실제로 해결한 기술적 과제를 재특정하는 원칙을 아래와 같이 제시했다. 즉 “발명의 모든 기술적 효과는 모두 기술적 과제를 재특정하는 기초가 될 수 있으며, 본 분야의 기술자가 해당 출원의 명세서에 기재된 내용으로부터 해당 기술적 효과를 인지할 수만 있다면 된다”. 이 원칙은 기술적 효과가 상당하고 “더 좋은 기술적 효과”를 이루지 않은 발명에 대하여, 실제로 해결한 기술적 과제를 어떻게 판단해야 하는지를 명확히 규정하지 않았다. 이에, 개정된 심사지침에서는 이를 특별한 경우로 하여 “발명의 모든 기술적 효과가 모두 가장 가까운 종래기술과 상당한 경우, 재특정한 기술적 과제는 가장 가까운 종래기술과는 다른 선택 가능한 기술적 방안을 제공하는 것이다”라고 명확히 규정했다.

또한, 기술적 과제의 재특정 시의 유의점을 추가했다. 즉, 재특정한 기술적 과제는 가장 가까운 종래기술과의 차이점이 해당 발명에서 구현할 수 있는 기술적 효과와 상응해야 하며, 차이점 자체를 기술적 과제로 특정해서는 안되고, 차이점으로 유도하거나 암시하는 내용이 포함되어서는 안된다.

(3) 공지상식성 증거의 유형

심사지침 제4 부분의 거절불복심판 및 무효심판절차에서의 공지상식성 증거의 유형을 참고하여, 개정된 심사지침 제2부분의 실체심사 부분에서 공지상식성 증거 유형에 “기술 사전, 기술 매뉴얼”을 추가했다.

상기 내용으로부터 알 수 있듯이, 개정된 심사지침은 진보성의 심사규칙 등을 보완하여, 심사 기준을 일치시키고 심사 품질을 향상시켜 종래기술에 대해 실제로 기술적 기여를 한 발명창조가 마땅히 받아야 할 보호를 받는 데 유리하다고 볼 수 있다.