미국의 구글 회사(이하 ‘구글’)가 중국에 출원한 상표 ‘NEXUS’는 인용상표(권리자: 일본의 시마노주식회사, 이하 ‘시마노’)와 동일하고 지정상품도 유사하다. 이에 원심과 2심 법원은 모두 유사상품에 사용된 유사상표라는 이유로 이 사건 상표를 등록하지 않았다. 그러나 2016년에 최고법원은 이 사건 재심사에서 구글과 시마노의 공존 협의를 근거로, 원심과 2심 판결을 파기하고 NEXUS 상표를 등록했다.
이 사건은 2016년 최고법원이 판결한 지재권 분야 27건 사건 중의 하나이다. 아래 표는 이 사건의 관련 정보이다.
출원상표와 인용상표는 모두 NEXUS이다. 구글의 출원번호는 11709162, 출원일은 2012년 11월 7일이며 지정상품은 휴대용·핸드헬드 컴퓨터이다. 시마노의 등록번호는 1465863, 출원일은 1999년 5월 13일이며 지정상품은 자전거용 컴퓨터이다. 두 상표 모두 유사군 0901에 속한다.
상표국과 상표평심위원회의 판단:
이 사건 상표는 등록할 수 없다.
[요지] 출원상표와 인용상표는 알파벳 구성과 발음이 완전히 같으며, 출원상표의 지정상품인 휴대용 컴퓨터 등과 인용상표의 지정상품인 자전거용 컴퓨터는 유사상품에 속한다. 출원상표와 인용상표는 유사상품에 사용하는 유사상표에 해당하므로, 상표법 제28조에 위배된다. 따라서 상표권을 등록할 수 없다.
원심과 2심의 판단:
이 사건 상표는 등록할 수 없다.
[요지] 이 사건 출원인이 인용상표 권리자 시마노와의 공존 협의를 제출했으나, 대상상표와 선행상표는 지정상품이 유사하고 표장이 동일하므로, 시장의 정상적인 질서를 유지하고 오인 혼동을 방지하기 위해, 상기 공존 협의를 고려하지 않는다. 따라서 이 사건 상표를 등록할 수 없다.
최고법원의 판단:
이 사건 상표는 등록해야 한다 판결번호:
(2016)최고법행재103호((2016)最高法行再103號) [요지] ①두 상표는 상품의 기능 용도, 소비자군 등에서 어느 정도 차이를 가진다.
②공존 협의는 인용상표 권리자가 자신의 적법한 권리를 처분하는 하나의 방식이다. 두 상표는 표장이 완전히 같지만, 소비자의 이익에 손해를 입혔다는 증거가 없으므로, 공존 협의는 상표법 제28조의 판단시 중요한 고려 요소로 인정될 수 있다.
출원상표와 인용상표 표장의 차이 정도, 지정상품의 관련 정도, 시마노가 제공한 공존 협의 등을 모두 고려하여 출원상표를 등록해야 한다고 판단.
※상표법 28조: 출원 상표가 이 법의 관련 규정에 부합하지 않거나, 또는 타인이 동종상품 또는 유사상품에 이미 등록하였거나 초보심사결정된 상표와 동일, 유사한 경우, 상표국은 출원을 거절하고 공고하지 않는다.
[단평] 이 사건은 상표가 동일하거나 매우 유사하지만 지정상품이 어느 정도 차이를 가지고 양 당사자가 모두 일정한 주지도를 가진 사건에 대해 참고적 의의가 크다. 다만, 상품에 아무런 차이가 없고 당사자도 주지도를 가지지 않은 경우, 공존 협의는 실무에서 일반적으로 고려하지 않는다.
